商標淡化

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商標淡化（Trademark Dilution）

　　商標淡化是指未經權利人許可，將與馳名商標相同或相似的文字、圖形及其組合在其他不相同或不相似的商品或服務上使用，從而減少、削弱該馳名商標的識別性和顯著性，損害、玷污其商譽的行為。

　　商標淡化突破了傳統的商標混淆理論，將著眼點放在馳名商標所蘊含的商業價值不被他人所侵蝕和分享的層面上。於是，禁止他人在非相同商品上使用馳名商標成為了反淡化的重要組成部分。

　　商標淡化是著名商標識別商品或服務能力的減少，而不論是否存在混淆的可能或競爭關係。淡化概念在學理上最早起源於美國法學家斯科特淡化一詞，但斯科特在該文中指出：“在所有這些案件中，必須結合商標的功能，才能測算真正的損害。這種損害表現在，由於被使用在非競爭的商品上，商標越是顯著或獨特，給公眾的印象就越深，防止該商標與其特定商品之間的聯繫被削弱或消失得需要就越強烈。”

　　傳統理論對商標權的保護限定在註冊商品或服務的範圍內，而商標淡化是將與他人相同或相似的商標使用在不相同、不相似的商品或服務上，這顯然超出了傳統商標權的保護範圍，因此傳統的商標權理論不能夠完整的保護商標權人的利益。

　　商標淡化現象最早出現在德國。德國1923年德國一地方法院在一判決中禁止襪子製造商使用“4711”香水商標。1年後，另一地方法院在一判決又禁止刀剪行業使用“ODOL”的牙膏商標。這兩個將商標保護範圍由相同或相似商品擴大到不相類似商品的地方法院判例後來都被德國聯邦最高法院得以確認。德國學者將這一對馳名商標擴大保護的立法基礎稱為“商標吸引力受沖淡之虞”。淡化理論由此而生。

　　此後，德國法院在判決中不斷引用商標淡化理論。例如在“Dimple”一案中，聯邦德國法院禁止被告使用“Dimple”和“Chivas”兩個高品質、高價位的威士忌品牌來推銷自己的化妝品。德國聯邦最高法院在判決中將這種商標淡化行為表述為：“梵谷度著名性的商標，由於其具有吸引力的事實， 以及代表企業的商業價值，因此對此類商標的侵害，不問其是否使用於同類或是完全不同商品，如果侵害行為已損害該商標及其吸引力，均被認為損害及於該企業本身。”將其理論依據表述為：“之所以要給予這種反淡化保護，是因為該顯著商標的所有人，完全有正當理由繼續維持他花費大量時間和金錢取得的獨特地位，任何可能危及他的商標的獨創性和顯著性，以及由此產生的廣告效應的行為都應當禁止。保護的目的不在於避免任何形式的混淆，而是為了使積累的資產免遭侵害。”

　　1927年，美國學者富蘭克。斯凱特（Frank Schexhter）在《哈佛法律評論》上撰文，寫到：“商標權人不僅應當禁止他人將他的商標使用於相互競爭的商品上，而且應當禁止使用在非競爭性商品上。”美國的其他學者對這個問題做了進一步的探討，並使商標淡化理論逐漸成熟起來。美國律師協會知識產權分會主席湯姆斯。E.史密斯（Thomas.E.Smith）指出：“如果法院容許或者放任‘勞斯萊斯’餐館、‘勞斯萊斯’自助餐廳、‘勞斯萊斯’褲子、‘勞斯萊斯’糖果存在的話，那麼，不出十年，‘勞斯萊斯’商標的所有人就將不再擁有這個世界馳名商標。”許多學者也都認為，馳名商標有著巨大的聲譽，任何人對馳名商標的任何不良使用，都可能沖淡、弱化甚至玷污該商標的識別性和顯著性，損害該商標承載的商譽，給商標權人造成重大損失。 美國國會在上個世紀30年代試圖對商標淡化進行立法，禁止可能損害在先使用人的信譽、名聲和商業信用的侵權行為，但最終未能獲得通過。1945年美國商標法（即蘭漢姆法）第43條對商標淡化有所規定。1947年馬薩諸塞州第一個制定商標的反淡化法。此後，各州紛紛制定自己的商標反淡化法。到目前為止，已有過半數的州制定了自己的商標淡化法。1996年初，美國國會制定的《聯邦商標反淡化法》開始生效，標志著商標淡化理論在美國的最終確立。

商標淡化理論在美國被提出以後，很快就波及到其他國家，一些國際條約也吸收了這一理論。如《巴黎公約》（1967年斯德哥爾摩文本）第6條之二就專門規定了商標淡化問題。世貿組織1994年達成的TRIPS協議，世界知識產權組織1996年制定的《關於反不正當競爭保護的示範規定》，都吸收了商標淡化理論。大陸法系國家也非常重視商標淡化理論的研究和立法，1991年法國《知識產權法典》，1994年德國《商標法》都有相關的規定。

　　1.弱化

　　是對馳名商標淡化的最常見形式。具體來講，弱化是指無權使用人將馳名商標使用在不相同或不相類似的商品上，破壞馳名商標的識別力和顯著性，沖淡商標與商品之間的獨特聯繫，最終損害馳名商標的商業價值的行為。弱化行為首先破壞了馳名商標的識別力。商標首先應該具備區別不同商品和服務的功能，並保證使用同樣商標的商品或服務具有相同品質。消費者一看到“COCA-COLA”就想到飲料。如果所有的飲料都使用“COCA-COLA”商標，對消費者來說，怎麼能識別、選擇滿意的商品呢？弱化行為破壞了馳名商標與特定商品或服務之間的獨特聯繫。馳名商標的所有人為建立商標與商品的獨特聯繫，花費了大量精力：通過長期的使用卓越品質的保證、大量的廣告宣傳，才使馳名商標具有絕對的顯著性。

　　2.污損

　　也稱玷污，是指無權使用人將與馳名商標相同或近似的商標用於對馳名商標的信譽產生玷污、醜化、負效應的不相同或不相類似的商品上的行為。污損是出於冒犯和污衊的目的擅自使用他人的馳名商標，破壞馳名商標與其特定商品或服務相聯繫所喚起的人們的滿意感。污損常常表現為兩種情況：一種是在不潔或有傷風化的背景下使用馳名商標。例如“賓士”商標是高質量、豪華汽車的象徵。如果有人將抽水馬桶命名為“賓士”，顯然，將豪華轎車和抽水馬桶聯繫到一起顯然不會使消費者開心。將馳名商標使用在與色情相聯繫的物品上，被認為是一種污損。例如華盛頓西區聯邦法院禁止將在兒童玩具上使用的CANDYLAND（兒童樂園）註冊為一個色情網站的candyland.com的功能變數名稱。另一種情況是將馳名商標使用在普通商品上，例如“STEINWAY”案。此案中，被告將原告使用於鋼琴上的“STEINWAY”用來指示啤酒罐開啟把手，法院支持了原告的主張：認為“被告將‘STEINWAY’商標同其商業活動及商品聯繫使用的行為，如果不加以制止，原告高質量的鋼琴產品，勢必會同被告廉價批量的產品相聯繫，同銷售被告產品的小店、超級市場相聯繫。而這種聯繫必然會損害原告只生產或贊助高品位、高質量的聲譽和形象。”

　　3.退化

　　退化是指對商標的使用不當，使馳名商標成了商品的通用名稱，徹底喪失識別性，不再具有區別功能的行為。退化無疑是淡化中最嚴重的一種，商標權人徹底失去了自己曾經擁有的商標。在歷史上，Aspirin，Cellophone，Thermos都曾經是他人的註冊商標，現在已退化為乙酰水楊酸、透明玻璃紙和保溫瓶的通用名稱。不管是因為保護的過度成功，還是保護不力，馳名商標所有權人都要警惕這種情形的發生。《德國商標法》第16條規定：“如果在字典、百科辭典或類似的工具書中印出註冊商標易於令人產生該商標是一個商標所為之註冊的商品或服務的種類標誌的印象。商標所有人可以要求作品出版人在印出商標時附加此系註冊商標的提示；如果作品已經出版，則該請求權只限於在該作品重新出版時收入本條第1款規定的提示。”《歐洲共同體商標條例》第10條也有同樣的規定。

　　第一，淡化的對象是馳名商標。

　　馳名商標為相關公眾熟知，在市場上享有較高聲譽，與普通商標相比，馳名商標不僅標明著商品的來源，具有區別功能，更象徵著優良的產品質量和企業信譽，具有巨大的商業價值。淡化行為人在不相同或者不類似的商品或者服務上使用與馳名商標相同或者類似的標識，會使人誤以為該商品或者服務與馳名商標所有人有聯繫，因而接受該商品或者服務，淡化行為人由此獲得利益。如果以一般商標為對象，淡化行為人就不可能實現其獲利目的。

　　第二，商標淡化行為減少、削弱了商標的識別性和顯著性。

　　顯著性是商標與其他商標相區別的特性。識別性是商標與特定的商品或者服務相聯繫的特性。馳名商標往往具有很強的顯著性和識別性，如果在不相同或不類似商品或服務上使用與馳名商標相同或者相近的商標，必將減弱馳名商標的識別性和顯著性，使其吸引力下降，最終淪為一般商標，甚至不再成為商標，這極大地損害了商標所有人的商譽。

　　(一)要有實施商標淡化的行為

　　商標淡化的行為從目前來看主要有以下幾種：

　　1．割裂(模糊)，指無權使用人將馳名商標用於其他不相同或不類似的商品或服務上，割裂該商標與特定商品或服務的聯繫。例如，將雀巢商標用於服裝，將皮爾·卡丹商標用於汽車，沖淡該商標在本行業已建立起來的聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品的顯著性和識別性逐漸模糊，淡化了人們將該商標與特定商品聯繫起來的認識。

　　2．貶損(或醜化)，指無權使用人將馳名商標用於性質、功能相反或差距甚大的商品或服務上，貶低其聲譽。例如，將可口可樂商標用於農藥，將某馳名化妝品商標用於馬桶上，將某兒童玩具的馳名商標用於一些性用品上。這些都是對商標形象的污損和醜化，有損馳名商標的商業信譽或是降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象。

　　3．曲解，把馳名商標解釋為某種商品和服務的代名詞，使該商標成為某種商品或服務的通用名稱，從而失去其應有的商業價值。例如，將”吉普”曲解為越野車的通用名稱，將味素曲解為味精的通用名稱，將氟利昂曲解為製冷劑的通用名稱等等，這些都使得商標指向特定商品的顯著性和可識別性完全喪失。

　　4．其他違法行使馳名商標使用權的行為。如在合法取得馳名商標使用權之後，不按約定的方式、方法、範圍使用馳名商標，導致侵權。例如，90年代初”熊貓”品牌的所有者為了自身經濟利益而將”熊貓”品牌的所有權有償讓給其他廠家使用，結果一些用”熊貓”品牌的企業不重視質量，而使該品牌的形象大受影響。還有在合法取得商標專用權之後棄置不用，任其逐漸被人們遺忘。

　　值得註意的是近年又出現了一些新的不正當使用馳名商標的行為，如將與他人的馳名商標相同或近似的文字作為企業名稱、商號使用，或將他人商標圖案用於自己產品的包裝、裝潢，或將他人的馳名商標註冊為自己的中文功能變數名稱或漢語拼音功能變數名稱。這些行為都會逐漸淡化馳名商標特有的顯著性和可識別性，違反誠實信用的商業道德。

　　應當註意的是商標的反淡化保護不是絕對的，不是一切未經許可的使用馳名商標的行為都構成“淡化”，下列使用馳名商標的行為不應構成“淡化”。

　　(1)在比較性商業廣告中的公平應用，這種應用的目的僅是為了將自己的商品與馳名商標所標誌的商品加以區別；

　　(2)非商業性使用；

　　(3)各種形式的新聞報道、評論；

　　(4)各種形式的在先使用，如在商標馳名之前，其他人就已經將其用於不同或不類似的商品或服務上，或用於企業名稱、商號、功能變數名稱等，商標馳名之後在原有範圍內繼續使用。如果不加區別把一切未經許可的使用都看成是淡化，則又會走向另一個極端，造成一種”知識霸權”。

　　(二)淡化的對象應當包括馳名商標和知名商標

　　馳名商標具有較高的知名度和信譽，標志著優良的品質，在市場中起著重要的標識和引導作用，因而往往成為非法經營者侵犯商標權的首選對象。淡化的對象首先包括馳名商標，這一點理論界和立法、司法實務界都已無異議，當前爭議比較大的是馳名商標的認定標準。所謂馳名商標，根據我國《馳名商標認定和管理暫行規定》第二條，是指在市場上享有較高聲譽併為相關公眾所熟知的註冊商標。

　　淡化的對象是否應當包括知名商標，這一點當前爭議比較大。商標按其知名程度分為一般商標、知名商標和馳名商標。任何商標都不會一申請註冊就會成為馳名商標，馳名商標的培育和認定有一個過程，在商標被認定為馳名商標之前一般都是知名商標。如果對知名商標不給予反淡化保護則會造成很多問題，因為商標在這一階段，由於它還不是馳名商標，商標法並不禁止他人在其他不相同或不相類似的商品或服務上使用該商標，而在這一時期該商標又比較知名，所以會有很多經營者以該商標進行跨類註冊。一旦當該商標被認定為馳名商標，則其他人的繼續使用會造成對馳名商標的實際淡化，如果禁止使用，則有失公正，侵犯其他人的在先使用權，同時也會給其他權利人造成巨大損失。

　　為了避免這種情況的出現，給予知名商標反淡化保護是非常必要的。當前給予知名商標反淡化保護對於保護我國民族品牌也很有必要。認定馳名商標一般要考慮其在國際上的註冊情況，知名商標雖然目前還沒有統一的標準，但一般認為其標準要比馳名商標低，只要其在一國比較知名就可以。在我國認定知名商標當然應以在我國的知名度為準。當前，我國許多經營者的商標意識比較淡薄，在我國註冊後並不申請國際註冊，其在國內很知名而在國際上並不知名。當一些外國馳名商標在我國並不知名卻要求得到馳名商標的待遇時，我們可以以知名商標的反淡化保護為由加以拒絕，從而可以保護我國的民族品牌。值得註意的是，近年發達國家商標反淡化保護的對象有擴大的趨勢，如德國1995年生效的新商標法不僅給予馳名商標和知名商標反淡化保護，而且將反淡化保護擴大到商業標誌，並規定了具體條件。再如1991年的《法國知識產權法典》也明確將反淡化的對象從通常的馳名商標擴展到著名商標，併進而擴展到了非商標的範圍，如公司名稱或字型大小、全國範圍內知名的廠商名稱和牌匾、原產地名稱等。為了對抗發達國家的“知識霸權”，保護民族品牌，我國極有必要擴大商標淡化保護的範圍。

　　(三)構成商標淡化不要求行為人主觀上有過錯。但應要求必須以商業上的使用或贏利為目的

　　過錯包括故意和過失。在認定商標淡化中要讓權利人證明侵權人有過錯是非常困難的，也是不經濟的。事實上淡化行為者的心理動機大多數並不是要淡化馳名商標與特定商品的聯繫，而是要借馳名商標的“光”，推銷自己的商品或服務，其本質上並無淡化的惡意，這種情況下要證明侵權人有過錯幾乎是不可能的。我國過去商標法的實踐也證明以過錯為要件不利於打擊商標侵權。為了有效打擊侵權行為，可以實行過錯推定，因為商標的使用者在設計和使用商標之前，只要到商標管理部門或商標的核准部門查詢一下，或查閱相關的商標登記文件就可以避免與他人的商標雷同或類似，若沒有做到這一點完全可以推定行為人是有過錯的。實行過錯推定可以更好地保護權利人的合法權益。雖然不要求行為人主觀上有過錯，但應要求行為人必須是以商業上的使用或贏利為目的。這是因為商標淡化是一種“搭便車”行為，侵權人的目的就是要利用馳名商標在公眾中的良好信譽樹立自己的產品形象，引起消費者的誤認，藉以推銷商品或服務從中牟利。所以，商業上使用或贏利的目的性是構成商標淡化的必要條件。

　　(四)不以造成實際損害為要件。

　　只要造成或可能造成淡化的危險就可以認定侵權成立首先，應當明確商標淡化的後果主要不在於因侵權人的侵權淡化給權利人造成了多大損失或其通過侵權獲得了多少非法利益，這種行為的危害主要在於割裂、模糊了馳名商標和特定商品的聯繫，淡化了人們對這種特定聯繫的認識，從而削弱了馳名商標的顯著性和可識別性，只要有這種危險就認為已經造成危害後果。其次，商標淡化的危害不像直接的假冒等一般商標侵權行為那麼明顯和現實，淡化行為往往是逐漸進行的，很多情況下看起來也是“合法”的，沒有特別明顯的社會危害性，其造成的損害也不易被立即察覺，給被侵權企業造成的損害也不能立刻顯現出來，往往是多年積累造成的，而且它不同於一般商標侵權行為，它的危害後果大多數情況下無法量化，也無法確定是由某一具體的侵權者的侵權行為造成的。危害後果的漸進性、潛在性、非現實性、模糊性、積累性決定了商標淡化的構成要件如果以造成實際損害為標準，則會造成事實上無法追究侵權人的法律責任，這無疑會放縱侵權，所以構成商標淡化不能以造成實際損害為要件，只要未經許可使用就構成侵權。

　　(一)完善立法。為反淡化保護提供法律依據

　　首先，擴大反淡化保護的範圍。新修訂的商標法雖然規定了給予馳名商標跨類保護，這給馳名商標反淡化保護提供了法律依據，但反淡化保護的範圍過窄，沒有將知名商標和其他企業標識納入反淡化保護的範圍。馳名商標的認定條件比較嚴格，程式比較煩瑣，企業往往要支付較大的成本才能獲得馳名商標的認定，而知名商標的認定相對簡單，成本較低，將知名商標納入反淡化保護能使企業更易於獲得保護，發達國家正是看到了這一點才不斷擴大反淡化保護的範圍，我國如不擴大反淡化保護的範圍，將無法對抗發達國家的“知識霸權”，無法保護我們的民族品牌。當前應當加強對知名商標的理論研究，儘快制定出知名商標的認定條件和程式，以便於操作。

　　其次，通過立法規定商標淡化的具體表現形式、認定條件、舉證責任和法律責任等。

　　第三，通過立法規定聯合商標和防禦商標制度。聯合商標是指一商標所有人在同一種或者類似商品上註冊的若幹近似商標，這些商標中首先註冊的或主要使用的為主商標，其餘為聯合商標。防禦商標則是較為知名的商標所有人在不同類別的商品或者服務上註冊若幹相同商標，原主要使用商標為主商標，其餘為防禦商標。聯合商標和防禦商標制度是商標反淡化保護的重要制度，我國商標法至今沒有規定。實踐中一些企業採用全面註冊的辦法以圖達到註冊聯合商標和防禦商標的法律效果，但這樣做的成本比較大，而且要冒《商標法》第四十四條“連續三年停止使用”撤銷其註冊商標的風險，所以，應當儘快立法規定聯合商標和防禦商標制度，以更好地保護商標權人的合法權益。

　　第四，通過《反不正當競爭法》加大對商標淡化行為的打擊力度。商標淡化行為不僅是一種商標侵權行為，還是一種不正當競爭行為。由於反淡化理論的限制，商標法對這種侵權行為只能禁止而不能處罰，但把它作為一種危害社會的不正當競爭行為，可以通過《反不正當競爭法》的規定對其進行處罰，加大對被淡化商標的保護力度。

　　(二)企業要加強商標的自我保護，預防商標淡化

　　傳統上我國許多企業商標保護意識比較淡薄，給國家和企業造成了重大損失，當前企業應增強商標保護意識，精心策劃企業的商標戰略，把商標保護作為一項系統工程來抓，採取多種措施預防商標淡化。

　　首先，要把沒有註冊的商標及時註冊，在我國還沒有建立聯合商標和防禦商標制度的情況下，可以採取全面註冊的辦法防止搶註。

　　其次，在設計企業標識時要統一，使商標和企業名稱、商號、牌匾、包裝裝潢、功能變數名稱乃至企業的其他標識統一起來，這樣既有利於宣傳企業的商標，提高企業的知名度，又有利於防止一些別有用心的人鑽空子，搶註企業標識。

　　第三，隨著經濟和科技的發展，企業生存和發展的空間不斷擴大，當前一個重要的發展趨勢是企業在網路空間的發展，由此產生了一系列新的權利，如功能變數名稱權、IP地址等，對這些新的企業標識企業要及時註冊，為企業在網路空間的發展占據一個立足點。

　　第四，許可使用商標要慎重。前些年在許可使用商標中出現了兩種情況，造成嚴重的商標淡化甚至退化，企業應警惕。一是一些企業用其知名商標或馳名商標作價出資與外方合資，合資後外方卻將該商標棄置不用，只用自己的商標，幾年後該商標已無人知曉，導致商標嚴重退化。如廣州的“潔花”香皂與美國合資後，被“海飛絲”、“潘婷”頂了名。二是一些企業盲目擴大使用許可，不管使用方的產品質量，結果敗壞了商標形象和企業信譽，導致商標嚴重淡化。

　　(三)加強行政和司法救濟。嚴厲打擊商標淡化行為

　　由於執法機關擁有國家賦予的各種權力，其積極主動的執法往往會收到事半功倍的效果。

　　首先，行政機關要加強商標管理，加大對商標淡化行為的行政處罰力度。在商標註冊管理中，工商部門要嚴格限制商標申報主體資格與申報範圍，從嚴把握註冊商標的條件和程式，特別是要註意審查擬註冊的商標有無與在先權利的衝突，加大對知名商標、馳名商標的保護力度，力爭杜絕一切相同、相似的商標註冊。工商機關是商標執法和反不正當競爭執法的主體，可以綜合運用多種手段，加強對商標淡化行為的查處，特別是要加大罰沒力度，堅決摒棄地方保護主義，對各地的商標一視同仁。

　　其次，司法救濟是社會公正的最後一道防線，司法機關要堅持公正與效率原則，提高司法技術和辦案水平，正確把握商標淡化這種特殊侵權行為的構成要件，及時審理案件和執行判決，使權利人能夠獲得公正而及時的司法救濟。

　　1.不予註冊與撤銷註冊。我國商標法第13條第2款規定，就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾的，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。商標法第41條第2款規定，已經註冊的商標，違反本法第13條、第31條的， 自商標註冊之日起5年內商標所有人可以申請撤銷，對惡意註冊的馳名商標所有人不受5年時間的限制。

　　2.禁令救濟。當發生淡化行為時，商標權人最迫切的是要制止淡化行為的繼續，以便贏得時間與侵權人進行訴訟，這時禁令救濟便十分重要。從禁令頒佈的時間來看，禁令可分為臨時禁令、訴後和判決前的暫時禁令以及判決時頒發的永久禁令。臨時禁令主要是指法院在判決前為了制止事態的擴大或發生不可輓回的損失而採取的行動，包括扣押、封存、凍結等措施，主要目的是保證判決最終得以執行，防止被告逃避法律的製裁。由於侵權訴訟往往要花費很長時間，臨時禁令的意義尤為重要。暫時禁令與永久禁令的內容是禁止商標的使用。我國商標法第57條遵循TRIPS協議的要求，規定了制止淡化行為和防止淡化行為的禁令救濟措施。57條規定，商標註冊人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。

　　3.損害賠償。馳名商標的所有人對主觀上有過錯的淡化行為人可以提起損害賠償之訴。我國商標法56條對損害賠償額的計算方法做了規定。侵犯商標權的賠償額為侵權人在侵權期間所得的利潤，或者被侵權人在侵權期間所受到的損失，包括被侵權人制止侵權行為的合理開支。通過以上兩種方法都無法確定賠償額的，可以在法定賠償額50萬元以內由人民法院酌定。從56條可以看出我國在損害賠償上是以補償為原則，法定賠償也只是為了保證權利人能獲得最低限度的賠償保護。這種賠償方式並不足以威懾惡意的侵權人。由於惡意淡化行為有時會給權利人造成很嚴重的後果，我國商標法有必要引入懲罰性賠償金制度對行為人進行重處。懲罰性賠償金制度的設立會使行為人謹慎的計算侵權的風險，當賠償額遠遠超過侵權的預期利潤時，行為人會選擇放棄侵權。