知識產權盡職調查
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知識產權盡職調查（IP Due Diligence）、專利盡職調查
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知識產權盡職調查是旨在確定和審查目標公司知識產權資產的相關情況，評估這些資產的實力和可執行性，並分析與其持續使用和開發相關的任何潛在負債。[1]
知識產權盡職調查，是對企業在投資、併購、許可、技術轉移等重大經營活動中的知識產權狀況進行事前審查，通過系統化的梳理髮現知識產權潛在風險點，評估這些風險點對於企業經營活動的影響，幫助企業有效地化解知識產權風險，實現企業利益最大化。
知識產權盡職調查尤其在項目（特別是高新技術項目）投資、併購時，對擬投資對象擁有的核心專利、商標、版權等知識產權進行權屬調查、風險分析和價值評估的專業活動，可為項目投資提供決策支撐。目的是評估專利價值、規避風險、減少損失。
知識產權盡職調查的考量因素[2]
- 1、知識產權盡職調查的目的
和其他盡職調查一樣，知識產權盡職調查的目的是通過調查被收購方的相關信息併發現問題和潛在風險，其調查目的是確認知識產權的以下主要事項:
- 2、調查的範圍
隨著經濟全球化和網路信息化的飛速發展，現代企業可能擁有的知識產權範圍已經不只包括商標、專利、著作權等傳統內容了，以下列舉了在企業經營生產活動中可能會出現的與知識產權有關的內容，以便參考：
- 商標
- 商號
- 企業名稱
- 發明
- 實用新型
- 外觀設計
- 著作權
- 半導體集成電路的布圖設計權
- 技術秘密
- 原產地名稱保護
- 與企業/商品相關的網路功能變數名稱
- 植物新品種的新品種權
- 商譽
- 掌握核心技術的重要人物
- 作為企業出資部分的知識產權
雖然有些項目不一定是一種法律關係，比如掌握核心技術的技術人員，但這也是評價一個企業整體價值不可或缺的重要因素。尤其在企業的競爭就是人才的競爭這樣的時代，掌握一項關鍵技術的開發人員和技術人員對企業來說是至關重要的寶貴財富。一家企業被收購後掌握技術的研發人員卻跳槽了，這對收購方來說就好比買了一臺電腦，研發人員就是安裝在電腦里可以自動升級換代的軟體，沒有了研發人員，以知識產權為核心競爭力的企業也將會和電腦一樣，隨時會被淘汰掉。
- 3、調查重點
①權利的確定
特別是對諸如專利權、商標權等權屬關係的審查，其中不但包括權利證書上的登記狀況、權屬關係(有無共有人、擔保、授予第三人許可使用權等)的確認，還需要調查權力的期限、可能發生無效、被取消的風險、有無第三人侵權、權利被保護的範圍、企業如果還有多項準備申請的發明、商標時還需審查相關的信息。值得註意的是與第三人合作開發的專利及員工的職務行為，合同條款有沒有可能因為在行使權利的時候出現可能的糾紛，權力行使有沒有設置了限制條款。如果被收購方的知識產權是被許可使用他人權利的情況，則要重點查看許可合同中被許可的權力範圍、使用費支付條件等條款。另外，還需要提防權利人如果出現破產或將相關權利轉讓給第三人時無法行使權力的情況出現。
②或有債務
知識產權可能會給權利人帶來一些或有債務的發生。比如，當某一專利侵害了第三人的合法權利時，有可能被行政機關或法院採取保全措施或被原告要求損害賠償。有些國家對專利商標侵權的打擊非常嚴厲，因此如果被收購方的產品有出口的話，應該特別調查所有出口國的法制環境，研究在國外侵害第三人正當權利或被要求損害賠償的可能性。
③合同風險
被收購方與第三方簽訂的與知識產權相關的包括授權許可合同、共同開發合同、委托開發合同等合同中，有沒有對被收購方不利的條款、收購行為對合同會產生什麼影響、合同中關於權利義務繼承的條款都需要認真研究。有的合同規定，由於權利人的變化合同即時解除或相關條件隨即發生變更，遇到這種情況就需要考慮是否應該事先與合同相對方進行溝通以爭取對方的書面同意。
④併購最終無法實現時商業秘密泄露的風險
在企業併購活動中，經常會出現收購方在進行了一系列盡職調查後，發現許多無法解決的問題而放棄收購。在這種情況下，被收購方內部的技術秘密就有可能已經被收購方獲取，並且這種獲取是合法的。作為被收購方，如果收購方是同行業的競爭對手，就需要研究並規劃披露知識產權及相關技術秘密的時機，當然更不能忽視與收購方簽訂保密協議。
⑤對知識產權的盡職調查有其局限性。
特別是專利類的知識產權，比如發明，即使在調查期間是有效的，也會因新技術的發展失去其新穎性和創造性而被法院判定無效。所以收購方在決定收購時，應該有選擇性地挑選生命力較強的專利作為收購目標。而對於為收購方提供盡職調查服務的律師來說，也必須事先提醒收購方盡職調查的局限性。
知識產權包括專利、商標、版權等，其中，專利的盡調專業性最強。以專利盡職調查為例，一般會經過以下程式：
- (1)確定專利盡職調查的目的、對象和範圍
不同的場合，盡職調查的目的有所不同。因此首先要明確本次調查是要解決什麼問題。
其次，不同目的導致盡職調查的對象和範圍有所差異。在尚未明確調查對象時，可以通過專利戰術情報，選定對象。
再次，盡職調查中所涉及的專利範圍將直接影響到調查的工作量。當涉及眾多專利時，對於調查方來說，很難對目標企業相關的每一項專利資產都進行詳細的盡職調查，因而必須識別出對於本次調查具有實質價值的專利。
- (2)收集、整理專利的相關資料
專利具有公開性，全球主要國家和地區的專利信息都可以通過專利資料庫獲取。檢索調查所需要的專利信息，併進行清理和整理，為盡職調查報告的撰寫提供依據。
另外有部分資料可能需要向目標企業進行索取，例如：①專利清單；②與專利相關的許可或受益文件；③與專利相關的保證、證券利益以及抵押等信息；④使用專利的產品和服務；⑤與第三方發生的專利無效以及訴訟案件相關的文件等。
- (3)分析並撰寫專利盡職調查報告
通過定量與定性相結合的辦法，根據調查的目的進行專利分析，並撰寫相應的盡職調查報告。在報告中，一方面要對專利的現狀進行說明，另一方面，也要對可能存在的問題和風險進行闡述，給出規避的意見。
