知识产权尽职调查

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知识产权尽职调查(IP Due Diligence)、专利尽职调查

目录

什么是知识产权尽职调查

  知识产权尽职调查是旨在确定和审查目标公司知识产权资产的相关情况,评估这些资产的实力和可执行性,并分析与其持续使用和开发相关的任何潜在负债[1]

  知识产权尽职调查,是对企业在投资并购、许可、技术转移等重大经营活动中的知识产权状况进行事前审查,通过系统化的梳理发现知识产权潜在风险点,评估这些风险点对于企业经营活动的影响,帮助企业有效地化解知识产权风险,实现企业利益最大化。

  知识产权尽职调查尤其在项目(特别是高新技术项目)投资、并购时,对拟投资对象拥有的核心专利商标版权等知识产权进行权属调查、风险分析价值评估的专业活动,可为项目投资提供决策支撑。目的是评估专利价值规避风险、减少损失。

知识产权尽职调查的考量因素[2]

  1、知识产权尽职调查的目的

  和其他尽职调查一样,知识产权尽职调查的目的是通过调查被收购方的相关信息并发现问题和潜在风险,其调查目的是确认知识产权的以下主要事项:

  • 权属关系和权利内容
  • 权属关系有无瑕疵及法律问题
  • 行业内的竞争
  • 企业利润的贡献度
  • 对业务发展可能带来的不确定因素
  • 为收购价格提供参考
  • 为实施收购的条件及与收购的相关合同提供参考
  2、调查的范围

  随着经济全球化和网络信息化的飞速发展,现代企业可能拥有的知识产权范围已经不只包括商标、专利、著作权等传统内容了,以下列举了在企业经营生产活动中可能会出现的与知识产权有关的内容,以便参考:

  虽然有些项目不一定是一种法律关系,比如掌握核心技术的技术人员,但这也是评价一个企业整体价值不可或缺的重要因素。尤其在企业的竞争就是人才的竞争这样的时代,掌握一项关键技术的开发人员和技术人员对企业来说是至关重要的宝贵财富。一家企业被收购后掌握技术的研发人员却跳槽了,这对收购方来说就好比买了一台电脑,研发人员就是安装在电脑里可以自动升级换代的软件,没有了研发人员,以知识产权为核心竞争力的企业也将会和电脑一样,随时会被淘汰掉。

  3、调查重点

  ①权利的确定

  特别是对诸如专利权商标权等权属关系的审查,其中不但包括权利证书上的登记状况、权属关系(有无共有人、担保、授予第三人许可使用权等)的确认,还需要调查权力的期限、可能发生无效、被取消的风险、有无第三人侵权、权利被保护的范围、企业如果还有多项准备申请的发明、商标时还需审查相关的信息。值得注意的是与第三人合作开发的专利及员工的职务行为,合同条款有没有可能因为在行使权利的时候出现可能的纠纷,权力行使有没有设置了限制条款。如果被收购方的知识产权是被许可使用他人权利的情况,则要重点查看许可合同中被许可的权力范围、使用费支付条件等条款。另外,还需要提防权利人如果出现破产或将相关权利转让给第三人时无法行使权力的情况出现。

  ②或有债务

  知识产权可能会给权利人带来一些或有债务的发生。比如,当某一专利侵害了第三人的合法权利时,有可能被行政机关或法院采取保全措施或被原告要求损害赔偿。有些国家对专利商标侵权的打击非常严厉,因此如果被收购方的产品有出口的话,应该特别调查所有出口国的法制环境,研究在国外侵害第三人正当权利或被要求损害赔偿的可能性。

  ③合同风险

  被收购方与第三方签订的与知识产权相关的包括授权许可合同、共同开发合同、委托开发合同等合同中,有没有对被收购方不利的条款、收购行为对合同会产生什么影响、合同中关于权利义务继承的条款都需要认真研究。有的合同规定,由于权利人的变化合同即时解除或相关条件随即发生变更,遇到这种情况就需要考虑是否应该事先与合同相对方进行沟通以争取对方的书面同意。

  ④并购最终无法实现时商业秘密泄露的风险

  在企业并购活动中,经常会出现收购方在进行了一系列尽职调查后,发现许多无法解决的问题而放弃收购。在这种情况下,被收购方内部的技术秘密就有可能已经被收购方获取,并且这种获取是合法的。作为被收购方,如果收购方是同行业的竞争对手,就需要研究并规划披露知识产权及相关技术秘密的时机,当然更不能忽视与收购方签订保密协议

  ⑤对知识产权的尽职调查有其局限性。

  特别是专利类的知识产权,比如发明,即使在调查期间是有效的,也会因新技术的发展失去其新颖性和创造性而被法院判定无效。所以收购方在决定收购时,应该有选择性地挑选生命力较强的专利作为收购目标。而对于为收购方提供尽职调查服务的律师来说,也必须事先提醒收购方尽职调查的局限性。

知识产权尽职调查的一般程序

  知识产权包括专利、商标、版权等,其中,专利的尽调专业性最强。以专利尽职调查为例,一般会经过以下程序:

  (1)确定专利尽职调查的目的、对象和范围

  不同的场合,尽职调查的目的有所不同。因此首先要明确本次调查是要解决什么问题。

  其次,不同目的导致尽职调查的对象和范围有所差异。在尚未明确调查对象时,可以通过专利战术情报,选定对象。

  再次,尽职调查中所涉及的专利范围将直接影响到调查的工作量。当涉及众多专利时,对于调查方来说,很难对目标企业相关的每一项专利资产都进行详细的尽职调查,因而必须识别出对于本次调查具有实质价值的专利。

  (2)收集、整理专利的相关资料

  专利具有公开性,全球主要国家和地区的专利信息都可以通过专利数据库获取。检索调查所需要的专利信息,并进行清理和整理,为尽职调查报告的撰写提供依据。

  另外有部分资料可能需要向目标企业进行索取,例如:①专利清单;②与专利相关的许可或受益文件;③与专利相关的保证证券利益以及抵押等信息;④使用专利的产品和服务;⑤与第三方发生的专利无效以及诉讼案件相关的文件等。

  (3)分析并撰写专利尽职调查报告

  通过定量与定性相结合的办法,根据调查的目的进行专利分析,并撰写相应的尽职调查报告。在报告中,一方面要对专利的现状进行说明,另一方面,也要对可能存在的问题和风险进行阐述,给出规避的意见

参考文献

  1. 陈慧. 并购中知识产权尽职调查之重点[J]. 现代商业, 2017, 000(024):180-181.
  2. 贾晓海. 企业并购中的知识产权尽职调查[J]. chinaip, 2010
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