知識產權擔保

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　　知識產權擔保是指賣方所交付的貨物，必須是第三方不能依工業產權或者其他知識產權主張任何權利或者要求的貨物。

　　在國內買賣中，一般只涉及到侵犯本國所保護的工業產權或其他知識產權；而在國際交易中，侵犯工業產權或其他知識產權還涉及到賣方國家以外的其他國家，像進口國或轉售國。國際買賣也因此比國內買賣要複雜得多。例如，賣方所交付的貨物可能既沒有侵犯賣方國家所保護的工業產權，也沒有侵犯買方國家所保護的工業產權，但由於買方把這批貨物轉銷往其他國家而侵犯了該轉售國所保護的工業產權或其他知識產權。在國際貨物買賣中，第三方以知識產權為基礎就貨物主張權利或要求的情形可能出自以下幾種原因：

　　a、賣方交付的貨物是沒有得到作為專利技術擁有方的第三方許可而製造的；

　　b、賣方交付的貨物冒用了第三方的商標。或即使賣方使用的是自己的商標但因未在銷售地國登記註冊，而被第三方在該國搶註的；

　　c、賣方交付的貨物侵犯了第三方的其他知識產權如版權等。或在保護服務標記、廠商名稱、貨源標記和原產地名稱的國家，賣方未經第三方許可而冒用的。

　　針對上述情況，《聯合國國際貨物銷售合同公約》第四十二條規定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據工業產權或其他知識產權提出任何權利或請求的。同時公約考慮到實際交易中的情況複雜，也為了平衡買賣雙方的利益，避免買方濫用權利，在第四十二條中還就買方行使權利規定了一定的限制條件：

　　1、時間限制條件。賣方只有當其在訂立合同時已經知道或不可能不知道第三方對其貨物會提出知識產權方面的權利或請求時，才對買方承擔責任。訂立合同的時間就是時間限制條件，換言之，如果賣方在訂立合同之後知道或不可能不知道第三方會對其貨物提出知識產權方面的權利或請求，則不承擔責任。這裡關鍵的一點就是要理解“已經知道或不可能不知道”這一術語的含義。聯合國貿法會秘書處對這一術語作了這樣的解釋：如果賣方事先得知買方使用或轉售貨物的國家，且第三方在這些國家獲得了知識產權的保護，就可推定賣方知道或不可能不知道。

　　2、地域限制條件。賣方並不是對第三方依據任何一國的法律所提起的工業產權或其他知識產權的權利或請求都要向買方承擔責任，而只是在下列情況下才須向買方負責：(1)如果在訂立合同時已知買方打算把該項貨物轉售到某一個國家，則賣方對於第三方依據該轉售國法律所提出的有關工業產權或其他知識產權的權利或請求，應對買方承擔責任。(2)在任何其他情況下，賣方對第三方根據買方營業地所在國法律所提出的有關侵犯工業產權或其他知識產權的權利或請求，也應對買方承擔責任。

　　3、如果買方在訂立合同時，已經知道或不可能不知道第三方對貨物會提出有關侵犯工業產權或其他知識產權的權利或請求，則賣方對由此而引起的後果不承擔責任。這裡的買方“知道”可以是自己瞭解到的，也可以是賣方的告知。至於如何推定買方“不可能不知道”則是比較困難的。但如果買方同主張權利的第三方在相同貨物上有過貿易往來，或因侵犯第三方的相同知識產權而遭受過指控的話，則可以認為買方在訂立合同時“不可能不知道”第三方會對貨物提出有關侵犯工業產權或其他知識產權的權利或請求。

　　4、如果第三方所提出的有關侵犯工業產權或其他知識產權的權利或請求，是由於賣方按照買方提供的技術圖紙、圖案或其他規格為其製造產品而引起的，則應由買方對此負責，賣方不承擔責任。

　　5、在賣方應當承擔知識產權擔保義務的情況下，若買方已經知道或理應知道第三方會對貨物提出基於知識產權的權利或請求，而不在合理時間內通知賣方，那麼買方就喪失了要求賣方對其承擔責任的權利。除非買方對未及時通知賣方能提出合理的理由。

　　在國際貨物買賣中，知識產權的擔保問題涉及面很廣。在發生第三方對貨物提出有關侵犯知識產權之請求的諸情形中，有一典型現象，這就是平行進口，又稱灰色市場問題。專利產品的平行進口是指未經授權的進口商在某項專利已獲進口國法律保護的情況下，仍從國外購得專利權人或其專利被許可人生產製造或銷售的此項專利產品，並輸入該進口國銷售的行為。這裡的進口國作為第三人專利權的授予國，可以是買方預往轉售國或做其他使用國，也可以是買方營業地所在國。無論是哪種情況，只要發生第三方基於知識產權的請求，國際貨物交易中的買賣雙方關於知識產權的擔保問題也就隨之而來。如果《聯合國國際貨物銷售合同公約》締約國間的當事人在買賣合同中沒有排除該公約的適用，該公約就自動地適用於該合同。對於第三方即專利權人提出的平行進口專利侵權，合同當事人就可以根據公約第四十二條的規定與實際情況要求對方為自己承擔責任或者是合理分擔責任。

　　作為國際貨物交易中的買賣雙方，為避免或減少因知識產權引發的糾紛應當主動採取一些對策。對於賣方而言，在確定向買方國家出口其貨物時，就要對貨物可能涉及的知識產權進行檢索或要求買方在這一方面給予協助，提供有關的資料，以儘量減少由於知識產權信息不靈而在日後產生知識產權擔保方面的責任糾紛。作為賣方，還應當就自己出口的名牌產品，儘快到主要進口國登記註冊商標以防止被他人搶註。對於買方而言，在確定從賣方國家進口其貨物時，也要對貨物可能涉及的相關知識產權問題有一個通盤瞭解。一方面應要求賣方提供與貨物有關的專利、商標情況的資料；另一方面應就本國、預往銷售國或做其他使用國是否有相同的專利技術、註冊商標等問題進行調查，必要時可以向專利機構或專利律師進行咨詢。

　　根據《聯合國國際貨物銷售合同公約》第六條的規定，該公約的適用不具有強制性，雙方當事人可以修改該公約任何條款的效力。買賣雙方進行貨物交易時可以在合同中訂立有關知識產權擔保問題的條款，以此來排除公約第四十二條的效力。這樣做明確具體，也是一種避免或減少這方面糾紛的有效辦法。需要特別指出的是《聯合國國際貨物銷售合同公約》第四十二條實際上僅就涉及“第三方能根據工業產權或其他知識產權主張任何權利或要求的貨物”時，對買賣雙方的權利與義務問題作出了規定，沒有也不應該就買賣雙方對第三方主張的權利或要求以及第三方是否和如何實施其主張作出規定。買賣雙方在合同中訂立有關知識產權擔保條款時也應遵循上述原則。

　　在當今國際技術貿易中，許可證貿易無疑是使用得最廣泛和最普遍的一種貿易形式。出讓方在交易過程中的主要合同義務是提供技術，而受讓方則是支付技術的酬金。許可證貿易中的出讓方和受讓方與普通商品貿易中的賣方和買方相比較，有一些共同的問題。比如在貨物買賣中，賣方要對買賣合同的標的物承擔知識產權擔保責任，同樣許可證貿易中，出讓方也應對其出讓的技術及其技術的使用權向受讓方承擔知識產權擔保責任。但是許可證貿易比普通商品貿易涉及的範圍更廣，合同執行的時間更長。特別是許可證貿易中，受讓方取得的是技術的使用權而不是所有權。因此，許可證貿易中出讓方的知識產權擔保責任也有別於普通貨物買賣中賣方的知識產權擔保責任。

　　在技術貿易尤其是許可證貿易中，第三方以知識產權為基礎就技術貿易的標的主張權利或要求可能出自以下幾種情況：

　　a、出讓方提供的技術（特別是涉及專有技術）是通過竊取或以其他非法手段獲得的，其根本就沒有處分權，也無權允許他人實施該項技術的；

　　b、出讓方雖是技術的合法擁有者，但卻與他人簽訂了獨占或獨家許可證合同。在這種情況下，該項技術的使用權在合同約定的地區和時間內就不得再次成為其他許可證合同的標的，但出讓方違反此項義務的；

　　c、有權實施該項技術的一方出讓該技術未得到技術所有人授權的；

　　d、出讓方的專利是從屬專利，實施該從屬專利應當取得相應的基本專利專利權人的許可。但出讓方出讓該從屬專利時，沒有得到基本專利專利權人許可的；

　　e、出讓方提供的技術侵犯他人在先的其他知識產權的；

　　f、出讓方提供的專利技術或商標屬於共有知識產權，出讓時未經其他知識產權共有人許可的。

　　針對上述諸種情況，《中華人民共和國技術引進合同管理條例施行細則》第十一條規定：“供方應保證自己是所提供技術的合法擁有者，或者保證自己有權轉讓或許可該項技術。受讓方使用轉讓或者許可的技術生產或者銷售產品如被第三方指控侵權，應當由供方負責應訴；如被第三方指控的侵權成立，受讓方的經濟損失由供方負責賠償。”該規定雖然只是針對技術引進合同作出的，但一般認為在其他的許可證貿易中，出讓方具有同樣的權利擔保責任。《中華人民共和國技術引進合同管理條例施行細則》第十四條規定：“未經審批機關批准，合同中不得含有限制受方利用引進技術生產的產品出口的條款。但屬下列情況之一的除外：1、供方已簽訂獨占許可合同的國家和地區；2、供方已簽訂獨家代理合同的國家和地區。”這就從立法上避免了在許可證貿易中我國技術受讓方對第三國獨占被許可人或獨家被許可人造成平行進口專利侵權的可能性。我國商標法及其實施細則還規定，侵犯他人合法的在先權利進行註冊的商標，由商標局撤銷該註冊商標，其他單位或個人也可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。另外，國際咨詢工程師聯合會關於土木工程施工合同的一般條件（FIDIC條款）中也明確規定：承包人應保證一旦出現有違背或侵害用於工程的承包人設備和材料的專利權、設計商標或名稱及其他保護權利的情況，業主免於承擔有關賠償、辦理訴訟及其他所有有關此類事宜的責任，除非這種侵權及違章是由於遵照工程師提供的設計或規範所造成的。

　　在國際技術貿易中，出讓方因其對技術的壟斷或領先往往占有優勢，因此受讓方所在國往往制定強行性法規以保護本國利益。在第三方以知識產權為基礎就技術貿易的標的主張權利或要求時，出讓方就應當向受讓方承擔知識產權的擔保責任。結合實際來看，在簽訂技術轉讓合同時，受讓方應要求出讓方承擔的義務主要有：

　　1.出讓方應保證自己是所提供技術的合法擁有者。如果出讓方是該項專利技術的專利權人，就應保證到合同簽訂之日為止，不知道有任何可導致自己的專利被判無效的其他相同的現有技術。

　　2.出讓方應當保證有權轉讓或許可該項技術。需要指出的是，如果受讓方主觀上也有過錯，如明知出讓方並非該技術的合法擁有者或者無權實施該技術，仍與之簽訂許可證合同的，則會構成共同侵權，應與出讓方一起對技術所有人負連帶賠償責任。

　　3.出讓方應保證實施自己的專利技術時，不會侵犯其他人的專利權；保證自己的專利不是從屬專利或雖然是從屬專利，但已得到基本專利的專利權人的許可。

　　4.出讓方應保證提供的技術沒有侵犯他人的在先知識產權。此項擔保義務比較複雜，受讓方可根據技術貿易的實際情況選擇要求出讓方提供以下擔保中的一項或幾項：

　　(1)所提供的商標沒有侵犯受讓方所在國法律保護的在先版權或在先外觀設計專利權；

　　(2)所提供的外觀設計專利沒有侵犯受讓方所在國法律保護的在先版權或在先商標權；

　　(3)所提供的技術圖紙、電腦軟體等沒有侵犯受方所在國法律保護的在先版權。

　　除此之外，受讓方還可以根據具體情況要求出讓方提供其他因知識產權權利衝突引發的擔保。

　　5.出讓方應保證自己是所提供的專利技術或商標的唯一權利人。如果所提供的專利技術或商標屬於共有知識產權，出讓方應取得其他知識產權共有人的同意。

　　6.出讓方應負責與此侵權有關的一切談判事宜，並承擔由此引起的一切法律訴訟費用和經濟責任。

　　（一）版權許可合同中的知識產權擔保

　　我國版權法規定，除了有關合理使用及法定許可允許的範圍之外，只要使用他人的作品，就必須同作品的版權人訂立合同或以其他形式取得許可。版權法第二十四條列舉了訂立版權許可合同所要求的六項最低限度條款。其中第六項是一項可伸縮的規定，只要雙方認為還應當約定的其他內容，均可寫入合同。在版權貿易中，尤其在涉外版權貿易中，許可人一方的“非侵權擔保條款”是最應考慮的條款之一。這無論在英美法系還是在大陸法系都已達成共識。

　　在版權貿易的許可證合同中，必須要求許可人保證其所許可使用的作品中，不包含侵犯他人版權的內容。這一條款中還應寫明：如果日後發現有這種內容並引起被侵權人的訴訟，應由許可人承擔一切責任，並賠償被許可人可能因此受到的損失。當然，比“非侵權擔保”條款更重要的並作為這種擔保的基礎的是許可人應保證他是有權許可使用作品，並簽訂許可合同事宜的人。特別指出的是，版權貿易的許可證合同不僅包括出版合同，還包括其它版權許可合同，諸如表演權許可合同、電影製片權許可合同、作品錄製權許可合同等等。所以在簽訂這些合同的時候也應加入“非侵權擔保”條款。

　　（二）公司出資入股中的知識產權擔保

　　我國公司法規定，股東既可以用貨幣或實物出資，也可以用工業產權、非專利技術、土地使用權等無形資產作價出資。對於作為出資的工業產權，非專利技術等無形資產，必須進行評估作價，核實財產，不得高估或低估作價。公司法還規定了以工業產權、非專利技術作價出資的金額不得超過公司註冊資本的20%，國家對採用高新技術成果有特別規定的除外。

　　由於工業產權、非專利技術等無形資產可以作為公司的出資入股，在核實資產時知識產權擔保就成為一個重要問題。一般說來，出資入股者應提供下述擔保：

　　1.合法性擔保。出資入股方應保證自己是作為出資的工業產權、非專利技術等無形資產的真實權利人，不存在假冒、剽竊或通過其他不正當手段取得該權利的情況。

　　2.獨立性擔保。出資入股方應保證自己的專利技術不是從屬專利，使用該技術不必再經第三方的許可。如果出資入股方事先說明其專利技術實際狀況，比如說明在其之上存在基本專利的則例外，但是這種情況要在資產作價時予以考慮，有可能會降低其作價。

　　3.出資入股方還應保證在其出資入股的工業產權或其他知識產權之上不存在其他權利，比如質押權的情況。我國《擔保法》第80條規定，對入質知識產權，出質人不得轉讓或者許可他人使用。出質人要轉讓或許可他人使用的必須經質權人同意。入質知識產權的質權人還有權收取知識產權出質時尚未收取的許可使用費，在知識產權質權所擔保的債權屆清償期而未獲清償時，還有權處分入質知識產權並從賣得價金中優先受償。由於知識產權質權設定時只需當事人雙方訂立書面質押合同並向有關管理部門辦理質押登記即可，出質人無須向質權人交付商標註冊證書或專利證書，知識產權設質的情況一般不易在出資入股時發現，所以出資入股方為此作的知識產權擔保就尤為重要了。

　　在實際生活中，涉及知識產權擔保的地方頗多，知識產權擔保的形式也各不相同。歷時四年的“25條西褲案”經北京市第一中級人民法院一審判決，“楓葉”獲賠十萬。而作為被告之一的百盛購物中心沒有承擔賠償責任，就是因為百盛購物中心在同本案的實際侵權人同益公司簽訂櫃臺租賃合同時立有知識產權擔保條款。雙方約定同益公司對於所陳列或銷售的商品，不得有侵害他人商標權、版權等不法事宜。若違反，同益公司除須承擔法律責任外，亦須賠償百盛購物中心因其所產生的費用及損失。知識產權擔保問題同我們的生產生活、商業貿易息息相關。除上文所論述的內容之外，其他諸如設備租賃合同、工程設計委托合同等等均涉及知識產權擔保問題。

　　知識產權擔保義務有如下限制：

　　a．地域限制。第一，依貨物銷售目的國的法律。即第三人的請求必須是依貨物使用地或者轉售地國家的法律提出的。如果雙方在訂立合同時，沒有規定貨物的最終使用地或者轉賣地，則賣方對買方不承擔向不知明的轉賣地轉賣知識產權的擔保義務。第二，依買方營業地所在國法律。即第三人的請求必須是依買方營業地所在國的法律提出的。也就是說，如果雙方沒有確定貨物的最終使用地或者轉賣地，則賣方只對那些依買方營業地所在國的法律提出的請求向買方負責。

　　b．買方在訂立合同時已知道或不可能不知道此項權利或要求。

　　c．此項權利或要求的發生，是由於賣方要遵照買方所提供的技術圖樣、圖案、款式或其他規格。

　　買方若要追究賣方違反知識產權擔保責任時，應符合下述三個主要條件：

　　第一，賣方只有當其在訂立合同時已知道或不可能不知道第三方對其貨物會提出知識產權方面的權利或請求時，才對買方承擔責任。如果賣方在訂立合同時，對所出售的貨物有侵權行為的情況確屬不知道或不可能知道，只是在訂立合同後方纔知道的場合下，賣方可以不承擔責任。所謂不可能知道，通常是指賣方在訂立合同時，涉及合同標的物的第三方的知識產權，尚未在合同標的物生產、使用或轉售的國家(或地區)的專利公報上發表。如果賣方在訂立合同時，第三方的知識產權已在合同標的物生產、使用或轉售的國家(或地區)註冊，並且已在專利公報上發表了，就屬賣方不可能不知道，對此，賣方就應向買方負知識產權的擔保義務。

　　第二，賣方只有當其在訂立合同時已知道或能預料到合同標的物的銷售或使用地點時，才向買方負知識產權的擔保義務。如果賣方在訂約時不知道或不能預料到合同標的物的銷售或使用地，或訂約後買方改變了合同標的物在訂約時所確定的銷售或使用地，賣方可以不對買方承擔知識產權的擔保。例如，廣州某賣方甲與香港某買方乙簽訂出售一批機械設備的合同，在簽約時，買方明確地告訴了賣方，該合同標的物將轉口到泰國，日後貨物在泰國銷售過程中，被泰國某製造商指控該批設備侵犯了他們的工業產權，並依泰國有關法律請求法院發佈禁止該批設備在泰國使用與銷售的命令，以及追索香港乙公司的責任。在此種情況下，賣方甲應向買方乙承擔知識產權的擔保。但是，在上例中，如果買方乙不是將合同標的物轉口到泰國，而是在合同成立後擅自將標的物改銷到新加坡，貨物在新加坡銷售過程中，被新加坡製造商依照新加坡的有關法律指控該批設備侵犯了他們的工業產權，那麼，在此種情況下，賣方甲可以不負責任。

　　第三，在其他情況下，只有當第三人依據買方營業所在地(國)的法律提出賣方的貨物侵犯了他的工業產權或其他知識產權時，賣方纔向買方承擔責任。也就是說，除上述1、2點以外的其他任何情況，只要第三方可以依據買方設立營業所的國家(地區)的法律，基於工業產權或其他知識產權對合同標的物提出權利或主張，賣方都應向買方承擔責任。例如，假如上例中新加坡製造商不能依據新加坡法律就其知識產權取得保護，但能依據香港的法律取得保護時，賣方也須負責合同標的物的知識產權的擔保義務。第三方之所以能夠依據買方營業所在地的法律，提出基於工業產權或其他知識產權的權利或主張，是因為他的工業產權已在香港得到法律上的保護。故此，如果新加坡製造商(第三方)的工業產權不能得到香港的法律保護，他也就無權對買方乙提起訴訟，從而賣方甲也無須向買方乙承擔責任。

　　總之，賣方應保證所交貨物於訂立合同時在標的物的生產地、銷售地和使用地無侵權行為。

　　賣方對所交貨物的知識產權的擔保義務不適用於以下情況：

　　第一，如果買方在訂立合同時，已經知道或理應知道第三方對貨物會提出有關工業產權或其他知識產權的權利或主張，則賣方對買方就不承擔由此而引起的責任。

　　第二，如果第三方所提出的有關工業產權或其他知識產權的權利或主張，是由於賣方要遵守買方所提供的技術圖樣、圖案、程式或其他規格而發生的，則應由買方自己負責，賣方可以免除對標的物知識產權的擔保義務。

　　另外，《銷售合同公約》第43、44條還規定：買方在已知道或理應知道第三方對貨物的權利有請求後，應在合理時間內將第三方的權利或請求的性質通知賣方，否則，就將喪失對賣方的追索權。但是，如果買方對未及時通知賣方一事能提出合理的理由，或者賣方如果知道第三方的權利或要求以及此一權利或要求的性質，即使買方未在合理時間內向賣方發出通知，只要不屬於賣方的免責範圍內，賣方仍須對其所出售的貨物的權利承擔責任。

　　關於賣方應對所交貨物的知識產權實行擔保的義務及其免責範圍，包括中國在內的多數國家的法律均有類似上述的規定。