知识产权担保

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　　知识产权担保是指卖方所交付的货物，必须是第三方不能依工业产权或者其他知识产权主张任何权利或者要求的货物。

　　在国内买卖中，一般只涉及到侵犯本国所保护的工业产权或其他知识产权；而在国际交易中，侵犯工业产权或其他知识产权还涉及到卖方国家以外的其他国家，像进口国或转售国。国际买卖也因此比国内买卖要复杂得多。例如，卖方所交付的货物可能既没有侵犯卖方国家所保护的工业产权，也没有侵犯买方国家所保护的工业产权，但由于买方把这批货物转销往其他国家而侵犯了该转售国所保护的工业产权或其他知识产权。在国际货物买卖中，第三方以知识产权为基础就货物主张权利或要求的情形可能出自以下几种原因：

　　a、卖方交付的货物是没有得到作为专利技术拥有方的第三方许可而制造的；

　　b、卖方交付的货物冒用了第三方的商标。或即使卖方使用的是自己的商标但因未在销售地国登记注册，而被第三方在该国抢注的；

　　c、卖方交付的货物侵犯了第三方的其他知识产权如版权等。或在保护服务标记、厂商名称、货源标记和原产地名称的国家，卖方未经第三方许可而冒用的。

　　针对上述情况，《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条规定，卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权提出任何权利或请求的。同时公约考虑到实际交易中的情况复杂，也为了平衡买卖双方的利益，避免买方滥用权利，在第四十二条中还就买方行使权利规定了一定的限制条件：

　　1、时间限制条件。卖方只有当其在订立合同时已经知道或不可能不知道第三方对其货物会提出知识产权方面的权利或请求时，才对买方承担责任。订立合同的时间就是时间限制条件，换言之，如果卖方在订立合同之后知道或不可能不知道第三方会对其货物提出知识产权方面的权利或请求，则不承担责任。这里关键的一点就是要理解“已经知道或不可能不知道”这一术语的含义。联合国贸法会秘书处对这一术语作了这样的解释：如果卖方事先得知买方使用或转售货物的国家，且第三方在这些国家获得了知识产权的保护，就可推定卖方知道或不可能不知道。

　　2、地域限制条件。卖方并不是对第三方依据任何一国的法律所提起的工业产权或其他知识产权的权利或请求都要向买方承担责任，而只是在下列情况下才须向买方负责：(1)如果在订立合同时已知买方打算把该项货物转售到某一个国家，则卖方对于第三方依据该转售国法律所提出的有关工业产权或其他知识产权的权利或请求，应对买方承担责任。(2)在任何其他情况下，卖方对第三方根据买方营业地所在国法律所提出的有关侵犯工业产权或其他知识产权的权利或请求，也应对买方承担责任。

　　3、如果买方在订立合同时，已经知道或不可能不知道第三方对货物会提出有关侵犯工业产权或其他知识产权的权利或请求，则卖方对由此而引起的后果不承担责任。这里的买方“知道”可以是自己了解到的，也可以是卖方的告知。至于如何推定买方“不可能不知道”则是比较困难的。但如果买方同主张权利的第三方在相同货物上有过贸易往来，或因侵犯第三方的相同知识产权而遭受过指控的话，则可以认为买方在订立合同时“不可能不知道”第三方会对货物提出有关侵犯工业产权或其他知识产权的权利或请求。

　　4、如果第三方所提出的有关侵犯工业产权或其他知识产权的权利或请求，是由于卖方按照买方提供的技术图纸、图案或其他规格为其制造产品而引起的，则应由买方对此负责，卖方不承担责任。

　　5、在卖方应当承担知识产权担保义务的情况下，若买方已经知道或理应知道第三方会对货物提出基于知识产权的权利或请求，而不在合理时间内通知卖方，那么买方就丧失了要求卖方对其承担责任的权利。除非买方对未及时通知卖方能提出合理的理由。

　　在国际货物买卖中，知识产权的担保问题涉及面很广。在发生第三方对货物提出有关侵犯知识产权之请求的诸情形中，有一典型现象，这就是平行进口，又称灰色市场问题。专利产品的平行进口是指未经授权的进口商在某项专利已获进口国法律保护的情况下，仍从国外购得专利权人或其专利被许可人生产制造或销售的此项专利产品，并输入该进口国销售的行为。这里的进口国作为第三人专利权的授予国，可以是买方预往转售国或做其他使用国，也可以是买方营业地所在国。无论是哪种情况，只要发生第三方基于知识产权的请求，国际货物交易中的买卖双方关于知识产权的担保问题也就随之而来。如果《联合国国际货物销售合同公约》缔约国间的当事人在买卖合同中没有排除该公约的适用，该公约就自动地适用于该合同。对于第三方即专利权人提出的平行进口专利侵权，合同当事人就可以根据公约第四十二条的规定与实际情况要求对方为自己承担责任或者是合理分担责任。

　　作为国际货物交易中的买卖双方，为避免或减少因知识产权引发的纠纷应当主动采取一些对策。对于卖方而言，在确定向买方国家出口其货物时，就要对货物可能涉及的知识产权进行检索或要求买方在这一方面给予协助，提供有关的资料，以尽量减少由于知识产权信息不灵而在日后产生知识产权担保方面的责任纠纷。作为卖方，还应当就自己出口的名牌产品，尽快到主要进口国登记注册商标以防止被他人抢注。对于买方而言，在确定从卖方国家进口其货物时，也要对货物可能涉及的相关知识产权问题有一个通盘了解。一方面应要求卖方提供与货物有关的专利、商标情况的资料；另一方面应就本国、预往销售国或做其他使用国是否有相同的专利技术、注册商标等问题进行调查，必要时可以向专利机构或专利律师进行咨询。

　　根据《联合国国际货物销售合同公约》第六条的规定，该公约的适用不具有强制性，双方当事人可以修改该公约任何条款的效力。买卖双方进行货物交易时可以在合同中订立有关知识产权担保问题的条款，以此来排除公约第四十二条的效力。这样做明确具体，也是一种避免或减少这方面纠纷的有效办法。需要特别指出的是《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条实际上仅就涉及“第三方能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利或要求的货物”时，对买卖双方的权利与义务问题作出了规定，没有也不应该就买卖双方对第三方主张的权利或要求以及第三方是否和如何实施其主张作出规定。买卖双方在合同中订立有关知识产权担保条款时也应遵循上述原则。

　　在当今国际技术贸易中，许可证贸易无疑是使用得最广泛和最普遍的一种贸易形式。出让方在交易过程中的主要合同义务是提供技术，而受让方则是支付技术的酬金。许可证贸易中的出让方和受让方与普通商品贸易中的卖方和买方相比较，有一些共同的问题。比如在货物买卖中，卖方要对买卖合同的标的物承担知识产权担保责任，同样许可证贸易中，出让方也应对其出让的技术及其技术的使用权向受让方承担知识产权担保责任。但是许可证贸易比普通商品贸易涉及的范围更广，合同执行的时间更长。特别是许可证贸易中，受让方取得的是技术的使用权而不是所有权。因此，许可证贸易中出让方的知识产权担保责任也有别于普通货物买卖中卖方的知识产权担保责任。

　　在技术贸易尤其是许可证贸易中，第三方以知识产权为基础就技术贸易的标的主张权利或要求可能出自以下几种情况：

　　a、出让方提供的技术（特别是涉及专有技术）是通过窃取或以其他非法手段获得的，其根本就没有处分权，也无权允许他人实施该项技术的；

　　b、出让方虽是技术的合法拥有者，但却与他人签订了独占或独家许可证合同。在这种情况下，该项技术的使用权在合同约定的地区和时间内就不得再次成为其他许可证合同的标的，但出让方违反此项义务的；

　　c、有权实施该项技术的一方出让该技术未得到技术所有人授权的；

　　d、出让方的专利是从属专利，实施该从属专利应当取得相应的基本专利专利权人的许可。但出让方出让该从属专利时，没有得到基本专利专利权人许可的；

　　e、出让方提供的技术侵犯他人在先的其他知识产权的；

　　f、出让方提供的专利技术或商标属于共有知识产权，出让时未经其他知识产权共有人许可的。

　　针对上述诸种情况，《中华人民共和国技术引进合同管理条例施行细则》第十一条规定：“供方应保证自己是所提供技术的合法拥有者，或者保证自己有权转让或许可该项技术。受让方使用转让或者许可的技术生产或者销售产品如被第三方指控侵权，应当由供方负责应诉；如被第三方指控的侵权成立，受让方的经济损失由供方负责赔偿。”该规定虽然只是针对技术引进合同作出的，但一般认为在其他的许可证贸易中，出让方具有同样的权利担保责任。《中华人民共和国技术引进合同管理条例施行细则》第十四条规定：“未经审批机关批准，合同中不得含有限制受方利用引进技术生产的产品出口的条款。但属下列情况之一的除外：1、供方已签订独占许可合同的国家和地区；2、供方已签订独家代理合同的国家和地区。”这就从立法上避免了在许可证贸易中我国技术受让方对第三国独占被许可人或独家被许可人造成平行进口专利侵权的可能性。我国商标法及其实施细则还规定，侵犯他人合法的在先权利进行注册的商标，由商标局撤销该注册商标，其他单位或个人也可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。另外，国际咨询工程师联合会关于土木工程施工合同的一般条件（FIDIC条款）中也明确规定：承包人应保证一旦出现有违背或侵害用于工程的承包人设备和材料的专利权、设计商标或名称及其他保护权利的情况，业主免于承担有关赔偿、办理诉讼及其他所有有关此类事宜的责任，除非这种侵权及违章是由于遵照工程师提供的设计或规范所造成的。

　　在国际技术贸易中，出让方因其对技术的垄断或领先往往占有优势，因此受让方所在国往往制定强行性法规以保护本国利益。在第三方以知识产权为基础就技术贸易的标的主张权利或要求时，出让方就应当向受让方承担知识产权的担保责任。结合实际来看，在签订技术转让合同时，受让方应要求出让方承担的义务主要有：

　　1.出让方应保证自己是所提供技术的合法拥有者。如果出让方是该项专利技术的专利权人，就应保证到合同签订之日为止，不知道有任何可导致自己的专利被判无效的其他相同的现有技术。

　　2.出让方应当保证有权转让或许可该项技术。需要指出的是，如果受让方主观上也有过错，如明知出让方并非该技术的合法拥有者或者无权实施该技术，仍与之签订许可证合同的，则会构成共同侵权，应与出让方一起对技术所有人负连带赔偿责任。

　　3.出让方应保证实施自己的专利技术时，不会侵犯其他人的专利权；保证自己的专利不是从属专利或虽然是从属专利，但已得到基本专利的专利权人的许可。

　　4.出让方应保证提供的技术没有侵犯他人的在先知识产权。此项担保义务比较复杂，受让方可根据技术贸易的实际情况选择要求出让方提供以下担保中的一项或几项：

　　(1)所提供的商标没有侵犯受让方所在国法律保护的在先版权或在先外观设计专利权；

　　(2)所提供的外观设计专利没有侵犯受让方所在国法律保护的在先版权或在先商标权；

　　(3)所提供的技术图纸、计算机软件等没有侵犯受方所在国法律保护的在先版权。

　　除此之外，受让方还可以根据具体情况要求出让方提供其他因知识产权权利冲突引发的担保。

　　5.出让方应保证自己是所提供的专利技术或商标的唯一权利人。如果所提供的专利技术或商标属于共有知识产权，出让方应取得其他知识产权共有人的同意。

　　6.出让方应负责与此侵权有关的一切谈判事宜，并承担由此引起的一切法律诉讼费用和经济责任。

　　（一）版权许可合同中的知识产权担保

　　我国版权法规定，除了有关合理使用及法定许可允许的范围之外，只要使用他人的作品，就必须同作品的版权人订立合同或以其他形式取得许可。版权法第二十四条列举了订立版权许可合同所要求的六项最低限度条款。其中第六项是一项可伸缩的规定，只要双方认为还应当约定的其他内容，均可写入合同。在版权贸易中，尤其在涉外版权贸易中，许可人一方的“非侵权担保条款”是最应考虑的条款之一。这无论在英美法系还是在大陆法系都已达成共识。

　　在版权贸易的许可证合同中，必须要求许可人保证其所许可使用的作品中，不包含侵犯他人版权的内容。这一条款中还应写明：如果日后发现有这种内容并引起被侵权人的诉讼，应由许可人承担一切责任，并赔偿被许可人可能因此受到的损失。当然，比“非侵权担保”条款更重要的并作为这种担保的基础的是许可人应保证他是有权许可使用作品，并签订许可合同事宜的人。特别指出的是，版权贸易的许可证合同不仅包括出版合同，还包括其它版权许可合同，诸如表演权许可合同、电影制片权许可合同、作品录制权许可合同等等。所以在签订这些合同的时候也应加入“非侵权担保”条款。

　　（二）公司出资入股中的知识产权担保

　　我国公司法规定，股东既可以用货币或实物出资，也可以用工业产权、非专利技术、土地使用权等无形资产作价出资。对于作为出资的工业产权，非专利技术等无形资产，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或低估作价。公司法还规定了以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过公司注册资本的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

　　由于工业产权、非专利技术等无形资产可以作为公司的出资入股，在核实资产时知识产权担保就成为一个重要问题。一般说来，出资入股者应提供下述担保：

　　1.合法性担保。出资入股方应保证自己是作为出资的工业产权、非专利技术等无形资产的真实权利人，不存在假冒、剽窃或通过其他不正当手段取得该权利的情况。

　　2.独立性担保。出资入股方应保证自己的专利技术不是从属专利，使用该技术不必再经第三方的许可。如果出资入股方事先说明其专利技术实际状况，比如说明在其之上存在基本专利的则例外，但是这种情况要在资产作价时予以考虑，有可能会降低其作价。

　　3.出资入股方还应保证在其出资入股的工业产权或其他知识产权之上不存在其他权利，比如质押权的情况。我国《担保法》第80条规定，对入质知识产权，出质人不得转让或者许可他人使用。出质人要转让或许可他人使用的必须经质权人同意。入质知识产权的质权人还有权收取知识产权出质时尚未收取的许可使用费，在知识产权质权所担保的债权届清偿期而未获清偿时，还有权处分入质知识产权并从卖得价金中优先受偿。由于知识产权质权设定时只需当事人双方订立书面质押合同并向有关管理部门办理质押登记即可，出质人无须向质权人交付商标注册证书或专利证书，知识产权设质的情况一般不易在出资入股时发现，所以出资入股方为此作的知识产权担保就尤为重要了。

　　在实际生活中，涉及知识产权担保的地方颇多，知识产权担保的形式也各不相同。历时四年的“25条西裤案”经北京市第一中级人民法院一审判决，“枫叶”获赔十万。而作为被告之一的百盛购物中心没有承担赔偿责任，就是因为百盛购物中心在同本案的实际侵权人同益公司签订柜台租赁合同时立有知识产权担保条款。双方约定同益公司对于所陈列或销售的商品，不得有侵害他人商标权、版权等不法事宜。若违反，同益公司除须承担法律责任外，亦须赔偿百盛购物中心因其所产生的费用及损失。知识产权担保问题同我们的生产生活、商业贸易息息相关。除上文所论述的内容之外，其他诸如设备租赁合同、工程设计委托合同等等均涉及知识产权担保问题。

　　知识产权担保义务有如下限制：

　　a．地域限制。第一，依货物销售目的国的法律。即第三人的请求必须是依货物使用地或者转售地国家的法律提出的。如果双方在订立合同时，没有规定货物的最终使用地或者转卖地，则卖方对买方不承担向不知明的转卖地转卖知识产权的担保义务。第二，依买方营业地所在国法律。即第三人的请求必须是依买方营业地所在国的法律提出的。也就是说，如果双方没有确定货物的最终使用地或者转卖地，则卖方只对那些依买方营业地所在国的法律提出的请求向买方负责。

　　b．买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求。

　　c．此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、款式或其他规格。

　　买方若要追究卖方违反知识产权担保责任时，应符合下述三个主要条件：

　　第一，卖方只有当其在订立合同时已知道或不可能不知道第三方对其货物会提出知识产权方面的权利或请求时，才对买方承担责任。如果卖方在订立合同时，对所出售的货物有侵权行为的情况确属不知道或不可能知道，只是在订立合同后方才知道的场合下，卖方可以不承担责任。所谓不可能知道，通常是指卖方在订立合同时，涉及合同标的物的第三方的知识产权，尚未在合同标的物生产、使用或转售的国家(或地区)的专利公报上发表。如果卖方在订立合同时，第三方的知识产权已在合同标的物生产、使用或转售的国家(或地区)注册，并且已在专利公报上发表了，就属卖方不可能不知道，对此，卖方就应向买方负知识产权的担保义务。

　　第二，卖方只有当其在订立合同时已知道或能预料到合同标的物的销售或使用地点时，才向买方负知识产权的担保义务。如果卖方在订约时不知道或不能预料到合同标的物的销售或使用地，或订约后买方改变了合同标的物在订约时所确定的销售或使用地，卖方可以不对买方承担知识产权的担保。例如，广州某卖方甲与香港某买方乙签订出售一批机械设备的合同，在签约时，买方明确地告诉了卖方，该合同标的物将转口到泰国，日后货物在泰国销售过程中，被泰国某制造商指控该批设备侵犯了他们的工业产权，并依泰国有关法律请求法院发布禁止该批设备在泰国使用与销售的命令，以及追索香港乙公司的责任。在此种情况下，卖方甲应向买方乙承担知识产权的担保。但是，在上例中，如果买方乙不是将合同标的物转口到泰国，而是在合同成立后擅自将标的物改销到新加坡，货物在新加坡销售过程中，被新加坡制造商依照新加坡的有关法律指控该批设备侵犯了他们的工业产权，那么，在此种情况下，卖方甲可以不负责任。

　　第三，在其他情况下，只有当第三人依据买方营业所在地(国)的法律提出卖方的货物侵犯了他的工业产权或其他知识产权时，卖方才向买方承担责任。也就是说，除上述1、2点以外的其他任何情况，只要第三方可以依据买方设立营业所的国家(地区)的法律，基于工业产权或其他知识产权对合同标的物提出权利或主张，卖方都应向买方承担责任。例如，假如上例中新加坡制造商不能依据新加坡法律就其知识产权取得保护，但能依据香港的法律取得保护时，卖方也须负责合同标的物的知识产权的担保义务。第三方之所以能够依据买方营业所在地的法律，提出基于工业产权或其他知识产权的权利或主张，是因为他的工业产权已在香港得到法律上的保护。故此，如果新加坡制造商(第三方)的工业产权不能得到香港的法律保护，他也就无权对买方乙提起诉讼，从而卖方甲也无须向买方乙承担责任。

　　总之，卖方应保证所交货物于订立合同时在标的物的生产地、销售地和使用地无侵权行为。

　　卖方对所交货物的知识产权的担保义务不适用于以下情况：

　　第一，如果买方在订立合同时，已经知道或理应知道第三方对货物会提出有关工业产权或其他知识产权的权利或主张，则卖方对买方就不承担由此而引起的责任。

　　第二，如果第三方所提出的有关工业产权或其他知识产权的权利或主张，是由于卖方要遵守买方所提供的技术图样、图案、程式或其他规格而发生的，则应由买方自己负责，卖方可以免除对标的物知识产权的担保义务。

　　另外，《销售合同公约》第43、44条还规定：买方在已知道或理应知道第三方对货物的权利有请求后，应在合理时间内将第三方的权利或请求的性质通知卖方，否则，就将丧失对卖方的追索权。但是，如果买方对未及时通知卖方一事能提出合理的理由，或者卖方如果知道第三方的权利或要求以及此一权利或要求的性质，即使买方未在合理时间内向卖方发出通知，只要不属于卖方的免责范围内，卖方仍须对其所出售的货物的权利承担责任。

　　关于卖方应对所交货物的知识产权实行担保的义务及其免责范围，包括中国在内的多数国家的法律均有类似上述的规定。