馬克曼命令

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馬克曼命令(Markman Order)

　　馬克曼命令(Markman Order)是馬克曼程式產生的司法裁決。

　　1996年4月23日，美國聯邦最高法院就“馬克曼和POSITEK公司訴Westview器械公司和ALTHON事業公司案”做出終審裁決。

　　明確規定，專利權利要求的解釋，包括對權利要求中辭彙的解釋是法律問題，由法院管轄，而不是事實問題，不歸陪審團管轄。

　　此後，專門用於解釋專利權利要求的司法程式——馬克曼程式逐漸在美國各聯邦法院盛行。

　　新的判例法和法院指南已經大大拓展馬克曼程式使用的實體和程式規則，使之成為一個複雜、完備的司法程式。

　　在“PSC電腦產品公司訴Foxconn國際公司案”中，美聯邦巡迴上訴法院明確規定，除非有特別例外的合理藉口，法官必須用通用辭彙把專利權利要求解釋為相關技術領域的普通技術人員能夠理解的形態，並重申了優先使用專利說明書、專利審查文件等內部證據解釋權利要求，另外也可使用詞典、論文、證人證言等外部證據補充解釋權利要求的原則。喬治亞州北區的聯邦地區法院、加州北區的聯邦地區法院、德克薩斯州東區的聯邦地區法院等頒發了書面的馬克曼程式指南。

　　具體而言，馬克曼命令是審理專利侵權案件的美國法官解釋專利權利要求，確定其保護範圍的司法裁決。它是獨立的馬克曼程式所產生的司法命令，由於確定權利要求的含義，對侵權判決的結果有決定性作用，因此這是一步必走程式，是法官審理專利侵權案件的核心工作內容之一。在馬克曼程式中敗訴的當事人不能獨立於侵權裁決而對這個司法命令提起上訴，只能就根據馬克曼命令做出的判決提起上訴。

　　在馬克曼程式中勝訴的一方往往會向法官提起不審即判的動議。例如，被告在馬克曼程式中勝訴後，往往會要求法院不再開庭審理專利侵權問題，直接宣告被告不侵權，並駁回原告的訴訟請求。法院一般會支持被告的動議，並做出對被告有利的不審即判裁決，從而了結專利侵權訴訟。

　　第一，馬克曼命令解決的問題。它主要用於解釋專利的權利要求，確定其保護範圍。法官通過發起獨立的馬克曼司法程式對專利權利要求進行解釋。這個程式中，雙方當事人會提交馬克曼簡述書，向法官陳述主張，並組織書證、物證、證人證言等支持其主張。法院則會組織馬克曼聽證會，為當事人提供面對面的陳述與辯駁機會。

　　第二，做出馬克曼命令的時間。法官對發起馬克曼程式的時間享有自由裁量權，不取決於當事人的申請。一般情況下，馬克曼程式延續的時間也由法官自由決定。司法實踐中，有的法官在審理臨時禁令動議的同時發起馬克曼程式，有的在侵權調查程式啟動前或者侵權審理程式啟動後發起馬克曼程式。不過，大部分案件在侵權調查程式啟動後、侵權審理程式啟動前發起馬克曼程式。馬克曼命令產生的時間一般在侵權調查程式啟動後、侵權審理程式啟動前。這個時候，雙方當事人往往已經支付昂貴的律師費和證據調查費用。一些完全支持被告主張的馬克曼命令實際上能夠證明：被告肯定不侵權。這樣，被告前期支付的律師費和證據調查費用等可能完全是一種浪費。因此，很多專家主張，專利侵權訴訟中，法官要儘早召開馬克曼聽證會，防止案件向縱深發展，浪費訴訟資源。但是，也有很多專家支持法官在昂貴的證據調查程式啟動後發起馬克曼程式，因為法官畢竟需要一段時間熟悉相關技術和案情。總之，馬克曼命令在整個專利訴訟進程中出現的時間取決於法官的自由裁量權，尚沒有普通法或者成文法對此有所限制。

　　第三，馬克曼命令對整個案件的影響力。美國聯邦最高法院和聯邦巡迴上訴法院都認為，確定專利權利要求的含義幾乎就決定整個案件的命運了，因此，馬克曼命令一般決定整個案件的結果，而且它對專利權利要求的解釋是整個專利訴訟的核心。在馬克曼程式中敗訴的一方當事人不能單獨就馬克曼命令提出上訴，勝訴的一方則一般會向法官提起不審即判的動議，使案件在不需開庭審理侵權問題的情況下就出現司法結論。在馬克曼程式中，專利侵權訴訟的被告方會對權利要求中具體辭彙的含義，以及整個權利要求的含義提出自己的主張，同時，極力駁斥專利權人對權利要求的解釋。如果被告方在馬克曼程式中取得勝利，那麼，從保護範圍看，專利權利要求將無法覆蓋被告方的產品和方法。繼續開庭，甚至組織陪審團開庭審理侵權問題就會變得多餘。因此，如果被告方提出不審即判的動議，法院一般會支持其請求。

　　美國萊伏頓製造公司曾經在美國多個州的聯邦地區法院用第６２４６５５８號專利控告浙江東正電氣有限公司（現已變更註冊為浙江通領科技集團有限公司，以下簡稱通領科技）的主要美國經銷商。這項專利的申請日是１９９９年８月２０日，授權日是２００１年６月１２日。它包含四項權利要求。但是，原告在訴訟中僅僅使用了第三項權利要求。

　　產品進入美國之前，通領科技已經委托美國兩大著名律師所進行侵權檢索和分析。他們檢索到了６項相關的美國專利，這些專利涵蓋了萊伏頓公司後來在訴訟中使用的全部專利。但是，兩家律師所的技術和法律分析意見非常一致：通領科技的產品不侵犯萊伏頓的知識產權。拿到這６份法律意見書後，通領科技才陸續把產品銷售到美國市場。為了抵制來自中國的競爭對手，萊伏頓率先把經銷其產品的美國企業告上了法庭。不過，通過分析大量案卷材料，中國有關知識產權的專家一致認為：美國萊伏頓製造公司不直接起訴通領科技侵權，而是在四個不同的美國聯邦地區法院起訴東正公司四個重要客戶的策略可謂一箭雙雕。首先，萊伏頓一直以各種理由拖延官司，不斷地讓通領科技同時承受四處的訴訟費用，美國巨額的律師費用會使通領科技經受不起，耗盡財力而自行倒閉。第二，到處散髮律師函，通報通領科技侵權並威脅通領科技的客戶，迫使通領科技失去美國客戶。這種用專利訴訟打壓競爭對手的策略在美國較為普遍。目前，美國有很多企業都利用這種手法，對進入美國市場的中國企業實施封殺。很多中國企業都放棄了應訴機會，被迫退出了美國市場。

　　但是，根據上述六份法律意見書和國內外專家的評估意見，通領科技決心抗爭到底，堅決維護該公司科研人員與中國科學院、復旦大學、上海交通大學等科研單位專家的合作成果，尤其該公司總工程師、北京大學物理系畢業生王富的核心技術發明，使其共同打造的高科技產品大量進入美國。因此，通領科技決心打贏美國專利訴訟，努力用優秀的中國科技產品造福人類。

　　於是，為了維護合法權益，保護美國營銷渠道，通領科技主動為全部被告承擔訴訟費用和侵權擔保，並主動要求以製造商身份加入訴訟。為了減少訴訟費用，加快案件進程，通領科技請求把全部案件移送到位於新墨西哥州聯邦地方分區法院，並取得了成功。2005年3月28日，該院法官布朗寧法官主持召開了馬克曼聽證會。近14個月後，在2006年5月23日，布朗寧法官向各方當事人出出了馬克曼命令判決書，基本採納了通領科技等被告人對第6246558號專利相關權利要求的解釋。

這個案件的馬克曼命令主要涉及“方式（或者步驟）加功能(means plus function)權利要求”的解釋問題。權利要求是劃定專利保護範圍的法律文件。按照美國專利法第101節，權利要求有5種，新穎而且實用的方法、機器、製品、組合物，以及其改進。1946年，美國聯邦最高法院在“Halliburton石油鑽井粘合公司訴Walker案”中審查了權利要求的撰寫方式，並無效了一項功能而非結構限定的機器權利要求。1952年7月19日，美國國會通過一項法案，確認了“方式（或者步驟）加功能權利要求”。相關規定已經進入美國專利法第112節第六段。這種權利要求可以用方式或者步驟表述界定組合性技術特征，但是要明確它們實現的功能。這種權利要求可以不記載結構、材料、操作，但是能夠涵蓋說明書中公開的結構、材料、操作以及它們的等同物。這種權利要求的保護範圍很寬。但是，用這種權利要求認定侵權的難度很大。在絕大部分案件沿用等同侵權判定原則的情況下，用這種權利要求認定專利侵權的難度更大。美國用這種權利要求判定被告侵權的終審判例極為罕見。

在通領科技這個案件中，馬克曼命令圍繞的問題就是相關權利要求是否屬於“方式（或者步驟）加功能權利要求”。在馬克曼命令中，法官支持被告的觀點，否認其屬於該類權利要求，從而大大縮小了相關權利要求的保護範圍。很明顯，通領科技的產品無法落入這個專利權的保護範圍。

我國也允許出現類似的權利要求。例如，在我國，每項權利要求的類型和所確定的保護範圍應當清楚，而且 權利要求應當僅僅包含用於實現發明目的的必要技術特征。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為清楚，而且該功能或者效果能通過說明書中充分規定的實驗或者操作直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才是允許的。但是，我國不允許申請人利用功能或者效果特征任意擴大權利要求的保護範圍，尤其不允許出現純功能性的權利要求。對於權利要求中的功能性特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式及其等同的實施方式。但是，申請人必須在說明書中對有關實施方式予以充分公開。這種權利要求的保護範圍很寬，一般適合保護機器、器械發明。但是，我國司法實踐中沒有與馬克曼程式對應的法律程式，也沒有出現保護相關權利要求的專利案例。

　　通領案的啟示

根據專利說明書、專家證言、技術辭典等，布朗寧法官解釋了第6246558號專利的相關權利要求，明確了其保護範圍，並據此發佈了馬克曼命令。這一結論基本採納了通領科技等被告人的主張，符合被告方的利益。目前，被告已經提起了不審即判的動議，法官將支持被告方的申請，不需開庭審理即判決被告不侵權，並駁回原告的全部訴訟請求。

在涉美專利訴訟中，通領科技贏得勝訴的馬克曼命令後，其國外客戶的信心大大增強，一些處於觀望狀態的訂單紛至沓來。因此，打贏馬克曼程式，這是中國企業應對涉美專利訴訟的關鍵。不過，馬克曼命令出現時，昂貴的訴訟調查程式可能已近尾聲。各級政府和行業協會要對相關企業給予大力支持。

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