多餘指定原則

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　　多餘指定原則是指在專利侵權判定中，在解釋專利獨立權利要求和確定專利權保護範圍時，將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技術特征(即多餘特征)略去，僅以專利獨立權利要求中的必要技術特征來確定專利權保護範圍，判定被控侵權物(產品或方法)是否覆蓋專利權保護範圍的原則。

　　1.《專利法實施細則》第20條規定：權利要求應當說明發明或者實用新型的技術特征，清楚並簡要地表述請求保護的範圍。第21條第2款規定：獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。由於第2O條使用了技術特征一詞，而第21條第2款使用了必要技術特征一詞，長期以來，人們以此為據，認為獨立權利要求中的技術特征可分為必要的和非必要的兩類口 H 叫 ∞。併在解釋權利要求時也引入了必要技術特征一說。事實上，必要技術特征的應有之意應是要求申請人在撰寫權利要求時對技術特征進行分析，將實現發明創造技術效果的必不可少的技術特征寫入獨立權利要求中，以確定其所要求保護的範圍，並由審查部門對其申請進行審查，一旦授權，權利要求就是專利權保護範圍確定的依據，用以在公眾可以自由利用的技術與專利權人享有排他性權利的技術之間準確的劃清界限。當專利授權後，在解釋權利要求以確定保護範圍時，如果再依據《專利法實施細則》第20條和第21條第2款區分必要技術特征與非必要技術特征，則是對法律的誤解。

　　2.法釋E2OO1121號司法解釋第17條不當的擴大解釋。最高人民法院法釋[2001121號(關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若幹規定>第17條規定：專利法第56條第1款所稱的發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及其附圖可以用於解釋權利要求，是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的範圍。由於該司法解釋在對(專利法>第56條第1款的規定做解釋時，將該條中的以其權利要求的內容為準解釋為以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的範圍。其結果是：

　　第一，由於在技術特征前增加了必要一詞，使得在對權利要求進行解釋以確定專利的保護範圍時，要求判定者對權利要求中的技術特征進行必要和非必要的識別。

　　第二，必要技術特征與非必要技術特征的區別之實質是確立了多餘指定原則在專利侵權判定中的地位，該司法解釋存在的問題在於將文件撰寫規則、適用於侵權判定，併在事實上肯定了多餘指定原則的適用，在司法界已導致以下錯誤做法，即在專利侵權判定中，先區分權利要求中的技術特征哪些是必要技術特征，哪些是非必要技術特征，再進行比對。

　　《意見)第48條規定：“認定記載在專利獨立權利要求中的某個技術特征是否屬於附加技術特征，應當結合專利說明書及附圖中記載的該技術特征在實現發明目的、解決技術問題的功能、效果，以及專利權人在專利審批、撤銷或者無效審查程式中向中國專利局或者專利覆審委員會所作出的涉及該技術特征的陳述，進行綜合分析判定。”第49條規定：“對於在專利獨立權利要求中有明確記載，但在專利說明書中對其功能、作用未加以說明的技術特征，不應認定為附加技術特征。”這就排除了對技術特征作用是否為“必不可少”分析的主觀臆斷，必須以申請文件為依據。

　　第5O條規定：“適用多餘指定原則認定附加技術特征，應當考慮以下因素：(1)該技術特征是否屬於區別專利技術方案與專利申請日前的已有技術方案所必需的，是否屬於體現專利新穎性、創造性的技術特征，即專利權利要求中略去該技術特征，該專利是否還具有新穎性、創造性；(2)該技術特征是否屬於實現專利發明耳的、解決發明技術問題、獲得發明技術效果所必需的，即專利獨立權利要求所描述的技術方案略去該技術特征，該專利是否仍然能夠實現或基本實現發明目的、達到發明效果；(3)該技術特征不得存在專利權人反悔的情形。這為我們判斷是否適用多餘指定原則提供了明確的標準。

　　1．省略多餘特征以後．法院進行專利性判定挑戰了專利權有效性

　　北京市高級人民法院的意見第50條規定：“適用多餘指定原則認定附加技術特征，應當考慮以下因素該技術特征是否屬於區別專利技術方案與專利申請日前的已有技術方案所必須的，是否屬於體現專利新穎性、創造性的技術特征．即專利權利要求中略去該技術特征．該專利是否還具有新穎性、創造性。”這顯然是在說．省略所謂多餘特征之後，該專利相對於申請日以前的現有技術是否具有專利性需要法院審查。筆者認為，儘管這是一個必須解決的前提問題，但法院是否有權進行這樣的審查．卻是找不到法律依據的。我國的專利制度奉行職權分離主義．由專利局負責專利性審查，法院負責專利侵權的司法審查，兩者涇渭分明．不得交叉。雖然專利性是否具備最終要接受司法的審查，但那是以行政訴訟的形式出現的，與專利侵權的民事案件性質有著本質區別。因此，我國法院在民事訴訟程式中．根本無權審查專利性問題。而意見第50條可以說是超越職權分工的，涉嫌程式違法。

　　專利權是對世權，即專利申請一旦被授權，就要求社會不特定的廣大公眾負有不侵犯該專利的義務。在專利侵權的民事訴訟中，法院是在推定專利權有效的前提下，以專利權利要求書所確定的範圍為依據來適用法律．如果法院可以運用多餘指定原則隨意擴大公眾原本清楚的專利保護範圍，造成保護範圍的不確定，這對社會公眾是極其不公平的．使得公眾無所適從，其實質是在挑戰專利權的有效性。

　　2．多餘指定原則有違司法公正

　　現代法制社會追求司法公正是不言而喻的。在民事訴訟程式中．司法公正的要義是程式公正。要求法官居中裁判．不參與其中的任意一方當事人之中。法院要依法保護當事人的權利，使得當事人的訴訟地位平等、訴訟權利平等落實到實處。當事人對自己提出的主張．有責任運用證據加以證明，同時也要承擔舉證不利的後果。北京市高級人民法院的意見雖然也認為“法院不應當主動適用多餘指定原則．而應以原告提出請求和相應證據為條件“．但這樣做仍是加入到專利權人的一方，削足適履製造證據。人們不禁要問，這是否是專利權人所獨享的特權7這樣做是否能從程式上保證當事人有平等的訴訟權利？如果仍然承認當事人在專利侵權訴訟中享有平等的權利，那麼，被控侵權的一方當事人可否也可以要求法院在專利權人的權利要求書中．增加一些必要技術特征．從而縮小權利要求的保護範圍，以逃脫出專利保護範圍呢7司法實踐中．遇到這種情況．法院通常會要求當事人向專利覆審委員會提出無效請求．而不會因當事人的舉證而縮小解釋權利要求。

　　3．多餘指定原則使法院走進了追求事實真實的誤區

　　正如大多數學者指出的那樣．有不少專利權人由於專利文件的撰寫缺陷．導致權利要求的保護範圍小於說明書公開的範圍．達不到專利保護的目的．因此，為了追求公正．必須適用多餘指定原則。但是，專利侵權之訴是在專利授權以後提起的．要完全搞清楚專利撰寫時的事實，有時是很難做到的。適用多餘指定原則無疑是以追求事實真實、個案真實為名．犧牲了程式公正．犧牲了效率。這實際上也是專利權人的權利濫用。專利授權文本具有法律效力，是一種法定證據．非經法律程式不得質疑。法院只要堅持這一點，就能做到法律真實。至於個案的問題，不能都由專利侵權訴訟程式來解決，不應因為追求個案的事實真實帶來新的不公平。

　　另外，從專利審查的原則看多餘指定原則，也能給我們帶來一些有益的啟發。專利審查強調申請人要求保護的範圍不能大於說明書所公開的範圍。如果大於說明書所公開的範圍，就認為是侵犯了社會公眾的利益。專利審查的原則實際上是從兼顧申請人與社會公眾的利益平衡來授予專利權的。實踐中，有些申請人或者代理人，出於各種目的，如利用授權專利申請銀行貸款或享受政府的各種優惠政策，有意將權利要求的範圍寫得很小．以求儘快通過審查而獲得授權，這種動機在專利申請的各種文件中是看不出來的。因此，也不存在專利權人反悔的情形。從體現申請人的意思自治上，這種做法是申請人的權利自由處分的結果．本無可厚非．但卻是十分常見的現象。從上述分析中可以看出．多餘指定原則的適用使得申請人可以從日後的侵權訴訟程式中得到專利審查程式中得不到的實惠，實際是詆毀專利審查原則的做法．導致專利審批原則與專利保護原則不統一，堅持上述專利審查的原則就變得無意義了。

　　4．多餘指定原則不利於促進專利代理人的業務水平提高和專利代理行業的健康發展

　　專利代理行業本身是一個需要具有多種技能的複合性人才的行業．正因為專利申請人不可能全面掌握專利申請知識．專利代理作為申請人與專利局之間的橋梁才應運而生。如果專利申請人在沒有條件的情況下．自己動手撰寫申請文件．導致了權利要求的範圍過小．申請人就應自己承擔相應的不利後果：如果是代理人撰寫的過錯．使得專利申請人的申請目的落空，基於代理合同或者法律規定，代理人也要負相應的法律責任。從個案來看，專利權人由於撰寫不當而在專利侵權訴訟中輸了官司，似乎冤枉，但這是因為專利申請人對專利代理的性質認識不清，或者為了節約費用而造成的．專利申請人在主觀上是有過錯的。如果在專利侵權訴訟程式中．通過適用多餘指定原則．使得這種過錯得到了補救．會令專利申請人更加不重視專利文件撰寫，強化其僥幸心理。同時，也會給其他人帶來示範效應。這樣下去，導致惡性迴圈．專利代理行業更難有發展的空間．也就難以產生高水準的專利代理人。反之，如果因為專利撰寫的原因．使專利權人的專利權得不到保護，這正是申請人對他的過錯所付出的代價，會令他痛定思痛，在以後的專利申請中，儘量避免類似的錯誤．從而涌現出撰寫質量更好的專利申請文件。當然，如果由於專利代理人的過錯造成專利權人的專利權得不到保護，專利代理機構可以借鑒國外同行的執業保險機制對專利權人先行賠付．從而促進專利代理人的業務水平提高，促進優勝劣汰，無形中也就提高了專利代理機構的業務收入。這種結果．從全局的角度看．體現出更大的公平，也理應成為專利法律制度的價值趨向。

　　5．多餘指定原則有違法律責任的歸責原理

　　法律責任的歸責是對因為違法行為、違約行為或法律規定而引起的法律責任的判斷、認定追究、歸結以及減輕和免除的活動。有權認定違法責任並把它歸結於違法者的．只能是具有歸責權的專門國家機關，而且認定和歸責的過程要嚴格遵守法定程式。在我國．對專利侵權者的民事責任的認定和歸責屬於人民法院的職權。當特定的專利侵權行為發生後．其民事法律責任的存在就是客觀的。人民法院所能夠做的．只是通過法律程式將客觀存在的責任權威性地歸結於責任主體。既不能任意創造或擴大法律責任．也不能任意消滅或者縮小法律責任。法律責任的歸責在不同的歷史時期、不同國家存在差別。根據我國的法律規定，適用法律責任的歸責應當首先遵循責任法定原則。其基本特征是法定性、合理性、明確性。責任法定原則強調“法不溯及以往”．國家不能用今天的法來要求人們昨天的行為。也不能用新法來製裁人們根據舊法並不違法的先前的行為。同理．在專利侵權訴訟程式中．人民法院只能依據授權的權利要求書所確定的保護範圍來認定被告方是否侵犯專利權。而權利要求書經過專利授權公告後．就成為一份法律性文件．可以在授權以後期滿之前的任何時候反覆適用。因此．可以說權利要求書是具有規範性、明確性的法律文件。而多餘指定原則賦予法官可以酌情去掉所謂多餘特征，從而形成了一份新的法律性文件並籍此評價被控侵權人以前的行為。這裡姑且不論法院是否有權重新確定權利要求書，僅僅就這種溯及以往的做法而言，是缺乏法律依據和法理常識的。

　　由於專利權是一種對世權，其義務主體是社會公眾，如果一方面要求社會公眾對授權的專利權利要求書負有不侵犯其專利權的義務，另一方面權利要求的保護範圍又是需要法官自由裁量的不能確定的彈性範圍，這無疑是自相矛盾的。這種做法不但使社會公眾無法預測自己的行為是否侵權．也會導致各級有管轄權的法院在適用法律上千差萬別．造成社會公眾在生產科研活動中畏首畏尾，生怕冷不防侵犯了別人的專利權。而原告可以充分利用多餘指定原則和其他訴訟技巧有把握贏得勝訴，這對不特定的社會公眾來說不能不說是一個“法律陷阱”,這是不公平的。