包容性理論(商標)

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　　商標的包容性理論實際上就是將知名度及市場格局作為判斷是否構成混淆的要素之一。其創新之處在於，過去往往是以在先註冊商標的知名度等來確定商標專用權中排他權的彈性大小，以判斷在後商標是否可以獲准註冊，該理論則著重考證在後商標的知名度及市場格局以限制在先商標專用權的排他權來實現其註冊的合法性。

　　一、包容性理論是否與《商標法》相衝突

　　我國《商標法》實行申請在先的商標註冊原則，對與他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。如有初步審定公告的，權利人或利害關係人可依法提起異議。包容性理論的要點在於根據申請商標的知名度或者已經形成的客觀市場格局，來否定構成要素近似商標之間的近似性，從而實現經營者之間的包容性發展。可見，包容性理論的著眼點至少從形式上是遵循商標申請在先原則的，與《商標法》並不衝突。在上述商標案件中，人民法院往往裁定申請商標與引證的在先註冊商標不近似，認為其申請註冊未違反修改前《商標法》第二十八條的規定。

　　二、包容性理論是否與國際條約相衝突

　　有人認為包容性理論不符合《與貿易有關的知識產權協定》的基本原則。該協定第十六條規定：“註冊商標的所有權人享有專有權，以阻止所有第三方未經該所有權人同意在貿易過程中對與已註冊商標的貨物或服務的相同或類似貨物或服務使用相同或類似標記，如此類使用會導致混淆的可能性。”如果允許在後商標獲准註冊，則實質性限制了上述註冊商標所有人的排他性權利，從而違反“在先申請”原則。

　　包容性理論的出發點是基於商標之間的知名度和客觀市場格局，著眼點在於商標不相同或不近似。因此，在後商標不視為與在先註冊商標近似，註冊商標所有權人也就無權禁止他人在貿易過程中使用與已註冊商標的貨物或服務相同或類似的貨物或服務使用不相同或不類似標記，此類使用被判定為不會導致混淆，並不違反上述條款。

　　三、知名度及市場格局是否屬於商標近似的判斷標準

　　從實踐來看，國家工商總局商標局及商評委通常認為，近似商標是指文字、數字、圖形、顏色或聲音等商標的構成要素在發音、視覺、意義或排列順序以及整體上雖有一定區別，但易產生混淆的商標。在商標行政授權確權階段，是否易產生混淆是判斷商標是否近似的重要標準。顯然，知名度及市場格局是影響是否產生混淆的重要因素。

　　最高人民法院指出，要妥善處理商標近似與商標構成要素近似的關係，準確把握商標近似的法律尺度。認定是否構成近似商標，要考慮案件的具體情況。通常情況下，商標構成要素整體上近似的，可以認定為近似商標。商標構成要素上整體上不近似，但主張權利的商標知名度遠高於被訴侵權商標的，可以採取比較主要部分的方式決定其近似與否。

　　可見，無論行政機關還是司法部門，都將知名度及市場格局作為判斷商標近似的重要標準。實際上，當商標所附著的商品或服務具有一定價值時，消費者在消費時也會予以同等程度的關註，而不會因商標在構成要素上近似從而發生混淆誤認，例如註冊使用在汽車上的本田商標H與現代商標H（斜體）。因此，構成要素近似的商標，存在註冊並存的事實基礎。

　　四、包容性理論是否涉嫌鼓勵違法行為合法化

　　毋庸諱言，包容性理論涉及的在後商標，如不考慮其知名度或市場格局，在註冊申請日或開始使用日時即與在先註冊商標近似，且近似程度確實足以構成在後商標註冊或使用障礙。有人認為，根據包容性理論，在後商標最初的違法使用因其存在和使用程度而被合法化，違法行為產生了合法結果，這無異於鼓勵模仿註冊商標的違法行為。

　　權利維護與秩序穩定都是法律追尋的重要價值，必須要平衡兩者間的關係。從民法規定來看，對形成權進行限制的除斥期間與對損害賠償進行限制的訴訟期間，都涉及權利維護與秩序穩定的平衡問題。實際上，《商標法》本身也涉及這個問題，特別是有關在後商標註冊的有效性的法律規定。《商標法》第四十五條第一款規定：“已經註冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標註冊之日起五年內，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。”言外之意，超過五年的，則註冊商標的無效宣告請求不會得到支持。從該條款來看，被宣告無效的註冊商標在註冊時可能侵犯了他人包括商標在內的在先權利，但因超過法定期間，其註冊便獲得了合法性，之前的違法使用行為在註冊後也不會再被追究。

　　因此，包容性理論支持在後商標註冊的法理基礎同樣是基於權利維護與秩序穩定之間的價值協調，其裁決面臨的是當時的客觀情形，只要結合知名度及市場格局等能夠判定相關商標不近似，則在後商標就獲得了可註冊的條件，相關部門應當允許其註冊。至於之前的商標使用行為從法律屬性上是否違法，因時過境遷，應有所不問。

　　五、包容性理論是否只以知名度及市場格局為充分條件

　　從相關司法判決來看，包容性理論適用的案件往往取決於知名度及市場格局，並未充分體現“特殊的歷史因素或其他客觀原因”。從最高人民法院已經公佈的文件來看，包容性理論採取的都是一些原則性表述，並沒有具體的客觀標準。

　　採取包容性理論，首先應當以“善意使用”為前提條件，也就是說在後商標確實不知道在先註冊商標的存在，主觀上不存在借用他人商譽、混淆誤導公眾的意圖，客觀上也不存在複製、模仿、翻譯他人註冊商標的行為。其次，在先註冊商標人沒有採取有效的維權行為，這種情況既可能是註冊商標人知道或應當知道他人使用在後商標，也可能是確實沒有發現，總之是沒有採取合法的維權措施。最後，沒有發生工商部門依職權查處的行為。當然，這種情況不是基於故意的不作為，而是在履職的過程中確實未發現違法行為，或未將在後使用行為視為一種違法行為。如果在後使用商標不符合上述任一要件，即使其商標知名度很高、市場份額很大，也不能適用包容性理論允許其註冊。

　　六、包容性理論是否會影響企業後續發展

　　有人認為，採取包容性理論可能影響企業的後續發展，因為允許兩件商標共存是基於知名度和市場格局，而這兩個因素在商標存續過程中是動態發展的，並非一成不變。包容性理論適用的情形一般是在後商標較在先商標的知名度更高或市場格局更好或相當，其結論是在各自分佈的市場或並存的市場，消費者不會產生混淆誤認。但是，並不能排除以下兩種情況：

　　1.在後商標的知名度可能越來越低，在先商標的知名度則越來越高。這種情況會導致市場格局再次發生變化，消費者可能不斷強化對在先商標的認知，淡忘在後商標，將在後商標誤認為在先商標，從而導致在後商標註冊時的合法性不復存在，損害在先商標的合法權益。但商標法律並未為此種情形下的在先商標權人提供救濟途徑。

　　2.即使不考慮商標知名度及其帶來的市場變化，商品的高度流動性也可能隨時衝擊原有的市場格局。當在後商標進入在先商標的固有市場時，是否會造成當地消費者的混淆誤認，也是未知數。

　　對於上述情況，應當規定適當的時間限制，以再次實現權利維護與秩序穩定之間的平衡。如果在五年內出現上述情況，可以考慮通過商標撤銷程式撤銷在後商標的註冊，申請人能夠證明爭議商標註冊時是基於包容性理論獲准註冊的，只要證明其知名度及市場佈局相較於註冊時發生明顯變化，已與在先商標發生混淆，不能實現包容性共存，即應當獲得支持。

　　七、包容性理論與其他規定之間的平衡問題

　　如前文所述，包容性理論涉及的在後商標，如不考慮其知名度或市場格局，在註冊申請日或開始使用日時即與在先註冊商標近似，且近似程度確實足以構成在後商標註冊或使用障礙。統觀《商標法》，與之最類似的規定是《商標法》第五十九條：“商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”

　　也就是說，有一定知名度和市場格局的在先使用的未註冊商標，其獲得法律保護的程度，只是在原有範圍內繼續使用而已，還有可能要附加區別標識，還是無法獲得註冊商標的法律保護。那麼對於法律並不鼓勵甚至應該禁止的在後商標，即便擁有了一定的知名度和市場格局，怎麼就可以認定為不屬於近似商標而獲得註冊商標的保護呢？舉輕以明重，包容性理論對在後商標的保護，與《商標法》對在先使用的未註冊商標使用的規定相比，顯然是不恰當的。

　　對於該問題的解決，筆者認為應從兩個方面著手：一方面，要對包容性理論的適用作最嚴格的限制，例如明確增加善意使用、權利人懈怠等前提條件，以區別於在先使用未註冊商標繼續使用的前提；另一方面，必須以靈活的態度對待“原有範圍”和“繼續使用”，使“在先使用並有一定影響的未註冊商標”有可能隨著其知名度及市場格局的變化，獲得註冊商標的地位。

• 郭建廣.淺議商標領域中的“包容性理論”[J].中華商標.2015,5