知识产权审计

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什么是知识产权审计[1]

  知识产权审计提供了一个公司无形资产的评估。审计帮助量化无形资产的价值,这种价值在某种程度上依赖于那些资产的法律权利。

  审计检查并评估用来保护无形资产的程序的强度和缺点,及保证专属知识产权的安全。必要的时候,审计提供工具来发展附加的过程,增进现有的过程,采取正确的措施以保证未来知识产权的获得。审计也提供工具和过程来帮助使包括第三方权利在内的问题最小化。

知识产权审计的内容[2]

  从具体内容看,知识产权审计的内容之一是要回答“企业应该拥有哪些知识产权”这么一个问题。

  这意味着有两件事情要做。一件事情是,确认企业已经拥有了哪些知识产权;另一件事情是,有哪些知识财产是企业应该以知识产权形式持有却没有实际持有的?如果还来得及采取补救措施,使这些潜在的、有价值的成果成为企业的知识产权,那么,应该采取哪些补救措施?如果来不及采取补救措施,是由于管理人员一时的疏忽,还是由于企业在知识产权管理方面出现了制度性的缺陷?如果是,应该如何调整?这一步工作的实质是对企业内部现有或者潜在的知识产权进行“清产核资”,这一工作最终体现为将企业各类知识产权(包括专利、商标商业秘密和获得版权保护的资料等)列为清单。

  知识产权审计的另外一项主要内容是围绕“企业是否对自己拥有的知识产权资产进行了恰当的管理”这一问题展开的。换句话说,是要回答企业是否对清单上的知识产权资产进行了恰当的管理?要回答这些问题,至少需要从以下几个方面着手。

  其一,是否对这些资产赋予了合适的法律状态。

  包括是否应该对已经诞生的新发明申请专利,或者采取保密等其他措施;在地理位置的选择上,应该在哪些国家提出专利申请;对已经获得授权的知识产权,是否应该继续维持其有效性,还是应该让其过期失效;是否有些知识产权由于疏忽而过期,是否还来得及采取补救措施,恢复其法律状态。等等。

  进行上述判断,需要进行利弊权衡。对企业而言,就同一种发明采取不同类型的知识产权保护,有各自不同的优缺点;知识产权具有国别性,在不同的国家申请知识产权保护,在获得更大的市场独占权的同时,也需要付出额外的费用;那些已经获得保护的知识产权,要继续维持其法律地位,还需要付出额外的维持成本。这些都成为企业在为自己的知识资产选择合适的法律状态时需要考虑的一般因素。

  在进行具体的决策时,要更复杂一些。在进行具体决策时,需要企业从多个角度来综合考虑。单个部门或者单个成员在信息的把握上不全面,在判断上也更容易出现偏差,因此,在决策的实施上,需要有来自企业多个部门的成员的参与,包括营销部门、法律部门、研发部门以及专门的专利工作人员等,有时甚至需要借助外部力量。

  其二,企业是否采取了恰当的措施来挖掘现有知识产权资产的潜在价值?

  为了判断企业是否采取了恰当措施来挖掘现有知识产权的潜在价值,一个做法是根据列出来的知识产权清单,按照各个知识产权价值的大小,对知识产权进行分类,并判断企业是否对不同类别的知识产权进行了分类管理。

  不同类型的知识产权资产,有不同的价值。就专利而言,有的专利对公司的业务至关重要,它们使企业在产品质量、生产成本或者服务上享有独特优势,这些专利被称为核心专利。核心专利的丧失,往往会使企业面临迅速增强的竞争压力,导致销售额被其他企业侵蚀掉。

  对这类知识产权资产,应该采取积极措施来排除对它的威胁。这种威胁,既可能来自竞争对手的替代性技术,也可能来自侵权者的非法模仿。针对前一种威胁,G allini(1984)指出,可以采用更加主动的许可,将自己的核心技术许可给竞争企业,使其放弃从事替代性的技术研发。针对后一种威胁,需要企业采取积极措施来主动及时地发现侵权者,包括对本领域其他企业新公布的专利申请进行关注,从中发现侵权的蛛丝蚂迹。

  除了核心专利外,还有一部分非核心专利。这些技术,对本企业意义并不大,甚至并不属于本企业打算实施的技术。但是,对于别的企业而言,这些技术却可能有相对大的价值。对于这些专利,可以采取相对开放的转让或者许可政策。

  谁才是潜在的被许可者?对一个拥有大量知识产权的企业来说,被动地坐等其他企业找上门来进行许可谈判,只是下策,上策应该是去主动挖掘潜在的被许可者。在一些大型跨国公司中,就设置了专门的岗位和人员来实施知识产权的许可。在接触到潜在的被许可者后,企业的工作人员会通过主动揭示接受许可给对方带来的价值,来说服对方接受许可。与上面提到的以提起侵权诉讼为背后威胁的事后“大棒许可”不同,这类许可被称为“胡萝卜”许可。

  此外,许多企业还会拥有一些甚至永远不会实施、对本企业和其他企业都没有多大价值的专利。对于这些技术,可以任其过期,来减少维持成本。当然,判断专利权是否“有价值”,是有一定风险的,由于企业内部没有人愿意承担放弃可能有价值的专利权的责任,最终可能会导致大量无价值专利的沉积。因此,及时放弃无价值的专利,这一点并不是那么容易做到的。当然,考虑到专利数量越来越成为一个企业的研发实力的标志,甚至影响到企业的形象和品牌,也可以对无价值专利的膨胀采取相对容忍和宽松的态度。

  其三,这些措施是否真正得到了落实?当企业采取了一定措施来挖掘知识产权的潜在价值后,还面对着这些措施是否真正得到贯彻落实的问题。拿知识产权的许可来说。当企业把一些专利许可给其他企业后,并不意味着对这项专利权的管理职责就此为止了。在许可合同中,规定了许可费是以销售额为基础定期支付的。但是,在实践中,这一条款往往并不能自动地圆满实现。付款拖延是商业活动中经常发生的事情,知识产权许可费也不例外。因此,在知识产权审计过程中,还要检查是否及时收到了那些已经签订了许可合同的知识产权的许可费。

  此外,还需要许可方对被许可方呈报的销售额进行检验和监督。在审计过程中,需要对许可费的异常波动给予特别关注。当许可费发生异常减少时,应该去查找企业相关资料,判断是由于真实销售额的减少,还是由于隐报导致的;如果真实销售额的减少,是由于被许可企业有替代性的新产品出现,那么,就应该判断这些新产品是否也应该缴纳许可费,等等。当然,如前文所述,也可以在事先签订合同时,就引进一些条款来防止被许可企业隐报行为的发生。


知识产权审计的必要性[3]

  企业开展知识产权审计的原因之一是可以定期检查知识产权是否得到了合理保护,确认知识产权是否与既有竞争优势直接相关或能够将之用来开发未来的竞争优势

  由于种种原因,很多企业只重视厂房、机器、设备等有形资产的使用和管理,而对知识产权的保护意识不强,没有将知识产权提高到资产的角度来认识,致使知识产权大量流失、企业的无形资产遭受严重的损失。长期以来,人们对资产的认识一直比较褊狭,只重视对有形资产的投资与管理,而忽视对专利、商标商业秘密等知识产权类无形资产的培育、管理与保护。事实上几乎所有的企业,不管其规模大小或寿命长短,都拥有值得保护的知识产权。企业要保护知识产权,首先要识别知识产权,而企业常犯的错误就是不能正确地识别所拥有的知识产权。因此,为了利用和保护企业的知识产权,进行知识产权审计是非常必要的。

  知识产权审计的目的是要明确以下几点:①确认企业拥有的知识产权;②确认所有知识产权是否获得了适当的保护;③发现智力资本并将其转化为智力资产;④发现值得保护的智力资产,进而将其转化为知识产权。

  一般来说,评估处于“静态”时点的知识产权比较简单和容易。而评估处于转让、许可或侵权赔偿认定等“动态”时点的知识产权就比较复杂,其必要性和重要性也十分明显。由此也引发了企业开展知识产权审计的另一个重要原因,就是要了解和掌握企业现有知识产权的市场价值究竟有多大,是否合理。审计的鉴证结论可以在IPOM&A重组合资时证明本企业的价值,这也是买卖双方谈判的重要依据。

  近些年来,外商在与我国企业进行合资中特别注重实施商标战略攻势,扼杀我国企业知名品牌,以达到垄断我国市场的目的。我国的许多企业由于商标意识淡薄等原因,将本企业极有价值的商标弃而不用或拱手相送,造成了巨大损失。有些企业甚至宁愿将具有一定知名度的商标低价转让给外方,任由外国企业将其打入“冷宫”。与此形成鲜明对照的是,外方特别看重商标的价值,并将收购、打压我国企业知名商标从而以自己的商标取而代之作为对华企业的一种战略。

知识产权审计方法[3]

  从理论上讲,知识产权审计可以由外部审计机构或者是内部审计机构来承担。与此对应,知识产权审计可以分为外部审计内部审计两种类型。虽然内部审计具有节省成本的优势,但这种途径并不可取。其原因在于:实现有效的内部审计要求其所涉及的相关人员能够认识到自己存在的缺点、问题和承认自己所犯的错误,并及时指出其他同事存在的缺点、问题和所犯的错误。对前者而言,这似乎不太可能;对后者来说,每个人都清楚这会导致怎样的后果。所以,最好还是由外部专业人士来执行知识产权审计这一职能

  知识产权审计的步骤如下:

  1.开展知识产权审计调查

  审计之前或审计伊始,审计人员可采用问卷调查的方式向被审计单位有关人员进行调查,调查的内容分为以下四个方面:(1)专利权。主要包括:①列出企业所有已获得的专利权和未决专利申请,它们分别属于发明、外观设计还是实用新型专利;②正在开发的产品是否需要专利保护;③现有的专利费用是否到期;④是否拥有可以申请专利的商业方法;⑤是否拥有与商业计划不一致的专利可以出售或许可;⑥是否对关键发生(发明)日期进行了完整的记录。

  (2)商标权。主要包括:①列出所有已注册的商标和未决的商标注册申请;②有关商标是否为驰名商标;③有关商标是否快到了续展日期;④是否使用需要商标保护的名称或广告语;⑤是否希望在其他国家使用商标;⑥是否需要另外的商标来保护新产品和服务;⑦是否有人侵害企业的商标权

  (3)著作权。主要包括:①列出企业所有的出版物(或著作权)并编制目录;②有关作品是否已接近或超过了保护期;③企业是否规定什么材料需要版权标志,以及什么时候使用版权标志;④有关作品中是否有抄袭他人或未经许可的翻译、改编、汇编成分;⑤是否有文件保护企业的非物质文化遗产;⑥是否遵守所签订的版权许可协议。

  (4)商业秘密。主要包括:①企业是否拥有比竞争对手具有比较优势的信息;②企业内部是否有足够的安全措施来保护知识产权;③是否有“不需要了解”的员工接触重要的商业秘密;④是否有措施来管理保密协议和竞业禁止协议;⑤企业的商业秘密是否泄露给了竞争对手。

  2.对现有的知识产权进行确认

  (1)编制知识产权详细目录。这份目录通常会包括:①对单个知识产权项目的确认和对其法律地位的描述;②就如何进一步采取措施来保护这些知识产权提出建议;③指出在某些计划或项目开发过程中可能已经有知识产品的形成,或是极有可能在未来生成知识产品

  (2)在目录编制完成后,应该对每一项已明确的智力资产的法律状态进行确认,并将那些有效期届满或已过有效期的专利和商标从目录中剔除;将一些与知识产权有关的重要时间编成一份时间表,明确在哪些时间窗内应抓紧做好哪些工作,不然就会使我们的知识产权受到损害。例如,接近续展期的注册商标,其价值具有极大的不确定性,在续展时,主管部门可能发现商标标识中含有注册时虽合法但续展时因为法律的修订已属非法的文字、图形,有可能不予续展。

  3.针对知识产权确认、保护的政策和程序方面提出建议

  知识产权产品是研究、开发、调查或创新带来的知识的结果,由于使用这些知识受到法律或者其他保护措施的限制,其开发者可以将其在市场上出售或为了自身的利益将其用于生产。知识可以作为一种单独的产品而存在,也可以蕴含于其他产品之中。如果是后一种情况,那么相对于同类产品而言,蕴含知识的产品有一个更高的价格。只要知识的使用能为其所有者带来某种形式的垄断利润,那么它就是一种资产,当其不再被保护或者随着发展而过时的时候,将不再作为资产处理。

  在进行知识产权审计时应注意以下几种情况:

  (1)不管哪家企业发生了并购事件,只要通过知识产权审计就能够确保存续的实体不仅拥有智力资产的所有权,而且已经对这些智力资产所有权的转让活动进行了恰当的记录。这一点提醒我们:企业开展知识产权审计是多么的重要。

  (2)对所有协议的检查,并且要确认所有的员工都签订了发明创造转让协议和保密协议。如果没有发明创造转让协议的存在,那么就不能肯定地说企业拥有所有通过审计所发现的知识产权的所有权。保密协议明确了企业的商业秘密,并描述如何对其进行保护。以书面形式记录这类信息有助于避免在所有者没有采取特别措施对商业秘密加以保护的情况下他人对商业秘密性质的否认与窃取。

  (3)了解更先进的替代技术或产品出现的可能性及其时间。在专利领域,如果发现两三年之后将有更为先进的替代技术或产品问世,即使目前审计中的知识产权尚有较长的保护期,该期限也仅具有法律上的意义,其市场寿命只剩下两三年而已。在软件作品、字(辞)典等应用型版权方面,也会出现类似情况。如在WindowsXP问世后,Windows98就再也卖不出好价钱了。又如新版辞典一旦推出,旧版的复制权翻译权等就无人问津,其价值会大打折扣。

  (4)明白你要买的东西究竟是什么?由于版权所涵盖的权利内容的广泛性,一般的受让人往往并不打算也没必要获得版权的全部。一家经营数据库的企业,可能并不需要获得相应作品的改编权翻译权等。如果版权评估机构把整部作品的全部版权评估出来要该受让人支付,既无必要,也不合理。

  被审计者一旦采纳并实际执行了这些建议,连同在参与审计过程中所获得的经验,他们就具备今后在内部独立进行知识产权审计的能力。审计工作结束后,企业就能够确定需要采取的合适措施,以保护企业所拥有的、值得花费金钱和努力进行保护的知识产权。

参考文献

  1. 祁捷.谈知识产权审计[J].合作经济与科技,2008,(2):89-91
  2. 吴欣望.知识产权审计:内容、对象及应用[J].科学与管理,2007,27(4):81-83.
  3. 3.0 3.1 刘宇.基于知识产权保护目的的企业知识产权审计[J].《财会月刊》.2010年26期
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