涉外商標代理
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什麼是涉外商標代理[1]
涉外商標代理是指中國的單位或個人向外國申請商標註冊代理，以及外國自然人、企業及其他經濟組織向中國申請商標註冊的代理。
涉外商標代理機構是為國內企業代辦涉外商標事宜或為外國企業代辦在國內商標事宜的機構。在我國須經國家有關部門指定。其主要業務包括：申請商標註冊、續展註冊、轉讓註冊；提供商標咨詢；商標設計、查詢；為被駁回的商標申請覆核覆審；對初步審定商標提出異議及申請異議覆審；對註冊商標提出爭議；註冊商標使用許可的有關事務；變更註冊人名義、地址及其他變更事項；委托代理商標侵權、假冒案件；其他有關商標方面的事務。我國涉外商標代理機構主要有：(1)專利商標專門代理機構：中國國際貿易促進委員會專利商標事務所、中國專利代理(香港)有限公司、中國商標事務所等；(2)駐港澳商務機構；(3)我國駐外使館商務處。
涉外商標代理的律師事務[1]
一、律師代理中國當事人向外國申請商標註冊
1.律師代理申請商標國際註冊應註意的法律問題。
(1)瞭解申請地國家對取得商標專用權的法律規定。目前，國際上多數國家對取得商標專用權的法律規定是各不相同的，主要有三種制度：一是註冊在先原則，對於一個商標，誰先註冊，誰就享有專用權。例如瑞典、法國、丹麥、義大利、西班牙等國。二是使用在先原則，對於一個商標，誰先使用，誰就享有專用權。三是混合原則，即上述兩種原則的折衷適用。商標申請註冊後要經過一定的期限，如果在這個期限內有人對註冊商標提出有效的指控，認為其他人使用在先，那麼該註冊商標就會被撤銷。反之，商標註冊人則可取得無可辯駁的商標專用權。如美國、英國、加拿大、瑞士等國。律師代理中國當事人向外國申請商標註冊時，要首先瞭解該國屬於哪種制度，並作出相應的對策，以免被動。
(2)先向中國國家工商行政管理局商標局申請註冊。實踐中，如果商標沒有在我國商標局註冊，而去向外國申請註冊，其難度比較大。按照《馬德里協定》，商標沒有在國內申請註冊，就不能向公約其他成員國申請商標專用權。
(3)瞭解是否必須委托當地代理人辦理申請審批手續。目前，國際上有許多國家的法律都規定，如果外國人在本國無居所或營業所，那麼外國人申請商標註冊，就必須委托本國的代理人辦理申請手續。同時，有些國家(如瑞典)對代理人的資格也有要求，規定必須是合法營業者。還有些國家專門指定某些機關、團體為商標代理機構。
(4)審查商標設計是否恰當。當前，國際上各國都普遍規定，商標的設計不得使用以下的文字或圖形：
①同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的；
②同政府間國際組織的旗幟、徽記、名稱相同或類似的；
④直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
⑤帶有民族歧視性的；
⑥誇大宣傳並帶有欺騙性的；
⑦有害於公共秩序和違反道德風尚的。
我國的《商標法》也作出類似的禁止性規定。因此，律師在向外國提出申請前，應作嚴格的審查，不然就有可能得不到批准。
2．向外國申請商標註冊的手續。
律師代理國內申請人向外國申請商標註冊的具體手續是：
(1)向外國代理機構出具委托書1份；
(2)每一個商標註冊申請，必須提交印刷標準的商標黑白圖樣25張，圖樣規格不超過7X7釐米。此外，如在美國、加拿大、菲律賓申請註冊，必須另外提交商標實用式樣10張；
(3)商標已在國內註冊的，可附上國內註冊證的副本；
(4)國內申請人還應在國外商標代理機構提供的委托書上寫明代理許可權並簽字。
目前，國際上多數國家的商標註冊機構和專利審查機構合併在一起辦公，對商標、專利的申請實行統一管理。例如美國的專利商標局，日本的專利商標特許廳、法國的工業產權局等。
二、律師代理外國當事人向中國申請商標註冊
1．商標註冊申請的原則。
(1)一項申請一件商標一類商品。我國《商標法》實行“一件商標一項申請”的原則，即一項申請只能請求註冊一件商標，不能在一項申請中提出註冊兩件或兩件以上的商標。《商標法》還實行“一件商標一類商品”的原則，即申請人在提出一項商標註冊的申請時，該商標只限於一類商品，不能在一份申請中申請將同一商標用於不同類別的商品上。同一申請人在不同類別的商品上使用同一商標的，應當按商品分類表分別提出註冊申請。
(2)同一申請實行先申請原則。兩個或兩個以上的申請人在同種商品或類似商品上，以相同或近似商標申請註冊的，實行先申請原則，即誰最先提出申請，就給誰註冊。確定申請先後次序的標準是申請日。《商標法實施細則》規定，商標註冊的申請日以商標局收到申請書的日期為準。
(3)同日申請的實行先使用原則。兩個或兩個以上的申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標在同一天申請註冊的，各申請人應當按照商標局的通知，限期交送其第一次使用該商標日期的證明。商標局初審並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請。如果兩個或兩個以上的申請人同日使用或者均未使用，應當進行協商，協商超過30天達不成協議的，由商標局裁定。
2．申請步驟。
律師代理外國人向中國辦理商標註冊申請，一般要經過兩個步驟：
(1)由商標申請人向註冊地的國家工商行政管理機關提出商標註冊申請。申請商標註冊的，應當按規定的商品分類表填報使用商標的商品類別和商品名稱。
(2)國家工商行政管理機關接受商標申請人的申請後，按照《商標法》和《商標法實施細則》的規定進行初審。對於書件和手續齊備的，簽署意見後及時轉報商標局審查。
3．律師代理外國人向中國商標註冊應註意的問題。
律師代理外國申請人向中國申請商標註冊時，應當註意以下問題：
(1)對商品的分類，中國已採用國際分類方法。
(2)文字、圖形式或者其他組合均可作為商標使用，但應有顯著特征，便於識別。中國目前尚不辦理服務商標和立體商標的註冊。
(3)對於人用的藥品的商標，在申請時須提交本國政府有關主管部門批准生產與銷售的證明文件的副本。
(4)凡參加《巴稱公約》成員國的申請人向中國申請商標註冊時，可在第一次申請後6個月內要求優先權。要求優先權的，應當在申請商標註冊的同時提交書面聲明，並且提交在《巴黎公約》其他成員國第一次提出商標註冊申請的副本、副本應經該國商標主管機關證明，並註明申請日期和申請號。
4．律師代理外國申請人向中國申請商標註冊的手續。
(1)送交代理人授權委托書正副本各一份，委托中國國際貿易促進委員會代理；
(2)送交申請書正副本各一份；
(3)送交商標圖樣10份(指定顏色的彩色商標，應當交送著色圖樣10份)，黑白墨稿一份；
(4)交納費用，一般按國民待遇交納申請費和註冊費。代理費由中國國際貿易促進委員會規定並收取；
(5)附送有關證明材料，如國籍證明、本國註冊證明、互惠協議證明、商品單、批准生產藥品的證明文件等。附送的有關證件，應辦理公證手續，認證按對等原則辦理。
上列書面文件、手續齊備的，中國國際貿易促進委員會即將外文證件譯成中文，送交商標局辦理申請手續。商標局按照審核程式進行審查，認為符合商標法要求的，給予註冊，發給外國人或外國企業商標註冊證。
三、律師代理涉外註冊商標的變更、續展和轉讓業務
1．律師代理涉外註冊商標的變更業務。
外國當事人在中國申請商標註冊經批准後，如果註冊商標持有人要求改變註冊商標的圖形、文字，需要重新申請註冊。經商標局審查合格後，方可使用。如果註冊商標持有人的名稱或地址變更，則代理律師應向當地工商行政管理部門提交《變更商標註冊人名稱申請書》或者《變更商標註冊人地址申請書》及有關變更證明文件各一份，並交回原《商標註冊證》。經國家商標局核准變更後，將原《商標註冊證》加註發還註冊人，並予以公告。
2．律師代理涉外註冊商標的續展業務。
根據我國《商標法》的規定，註冊商標的有效期為10年，自核准註冊之日起計算。註冊商標可以續展。商標註冊人對其有效期滿的註冊商標，認為需要繼續使用的，應當在期滿前6個月內申請續展註冊；在此期間沒有提出申請的，可以給予6個月的寬展期。寬展期滿後沒有提出申請的，商標局將註銷其註冊商標。由於商標權來之不易，其聲譽更是得來不易，因此，作為代理律師要及時提醒商標註冊人申請續展註冊。
3．律師代理涉外商標的轉讓業務。
註冊商標的轉讓，是指註冊商標所有人根據自己的意願，按照一定條件，並依法程式將其所有的註冊商標轉移給他人所有，由他人享有其商標專用權。註冊商標的轉讓，一般要通過訂立合同來實現，要依法辦理申請轉讓註冊手續，經由商標局核准後，受讓人才能享有商標權。如果商標局認為轉讓不符合《商標法》的有關規定，不予核准，駁回申請，則轉讓無效。如果申請人對商標局駁迴轉讓、續展註冊申請不服，則可委托代理律師在收到駁回通知15日內，將《駁迴轉讓覆審請求書》或《駁回續展覆審請求書》送商標評審委員會覆審，由其作出終局決定並通知申請人或代理人。
律師代理商標轉讓註冊時，要提醒商標註冊人遵守下列規定，以防商標局不予核准轉讓註冊：
(1)轉讓註冊商標時，商標註冊人對其在同一種或類似的商品上註冊的相同或近似的商標，必須一併辦理。如果非類似商品使用同一商標的，可以單獨轉讓屬不同類別上的商標，經商標局核准後，發給受讓人同一註冊證號的註冊證，在雙方註冊證上均加以註明。
(2)已經許可他人使用的註冊商標，許可人不得擅自轉讓給第三人。如果需要轉讓時，應徵得被許可人的同意，對原使用許可合同共同宣佈無效後，方能轉讓。
(3)轉讓國家規定並由國家工商行政管理局公佈的，必須使用註冊商標的人用藥品、煙草製品和其他必須使用註冊商標的商品時，受讓人應當提供衛生行政部門頒發的《藥品生產企業許可證》或者《藥品經營許可證》，國家煙草主管機關批准生產的證明文件，以及其他必須註冊商品的生產或經營主管部門的批准證明文件。
