選擇發明

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　　所謂選擇發明是指從一般性公開的較大範圍選出一個未明確提到的小範圍或個體，與公知的較大範圍相比，所選出的小範圍或個體具有特別突出的作用、性能或效果，這樣的發明我們稱之為選擇發明。

　　1、選擇發明的新穎性

　　選擇發明與其它發明不同，它不是在現有技術的基礎上增加了新的特征或更換了不同的特征，從而很容易地與現有技術相區別。它是在現有技術的一般性公開的已知範圍內選擇出未明確提到的小範圍或個體方案，它落入現有技術的已知範圍內，但範圍及效果又與現有技術不同。因此，與其它類型的發明相比，選擇發明的新穎性判斷一直是審查及代理過程中比較難處理的問題之一。在司法實踐中，各國的做法有很大差異。在學術領域，對此問題也一直是眾說紛紜，很難統一。根據中國知識產權局《審查指南》的規定，在判斷選擇發明的新穎性時，一般應當參照以下基準：

　　(1)具體(下位)概念與一般(上位)概念

　　在同一技術主題中，具體(下位)概念的公開使一般(上位)概念的發明或者實用新型專利申請喪失新穎性。例如，對比文件公開的“用B沸石作為酸性組分製備的加氫裂化催化劑”，就使“用沸石作為酸性組分製備的加氫裂化催化劑”的專利申請喪失新穎性。反之，一般(上位)概念的公開並不影響具體(下位)概念的發明或者實用新型專利申請的新穎性。例如對比文件公開的某加氫裂化催化劑是用“沸石作為酸性組分製備的”，如果該專利中沒有明確提到B沸石，也沒有使用B沸石作為加氫裂化催化劑酸性組分的具體實施例，那麼有人在該對比文件申請日之後提出了另一申請，也公開了某加氫裂化催化劑，只是用B沸石作為加氫裂化催化劑的酸性組分，在先的對比文件並不能破壞這件在後專利申請的新穎性。

　　(2)數值和數值範圍

　　發明或者實用新型專利申請要求保護的範圍對現有技術的貢獻僅在於數值或者連續變化的數值範圍，例如溫度、壓力或者混合物的組分以及一族化合物(如C_nH₂n + 2，其中n是整數)時，其新穎性的判斷應當依照以下各項規定：

　　①對比文件公開的數值範圍的兩個端值能損害與該兩端值相同值的新穎性，但不損害該兩端值之間所有特定值的新穎性，除非這些中間的特定值在該對比文件中也已被具體公開過。

　　②已知較寬數值範圍和該範圍中的一些具體實施例數值，如果這些實施例數值落在要求保護的數值範圍內，則該要求保護的數值範圍不具備新穎性。

　　③要求保護的數值範圍中含有已知的一個數值時，該要求保護的數值範圍不具有新穎性。

　　④要求保護的數值範圍與已知較寬數值範圍有共同的一個端點，或者部分重疊，則所要求保護的數值範圍無新穎性。

　　⑤要求保護的數值範圍沒有在現有技術中公開過，並且也不包括現有技術中公開的數值，則所要求保護的數值範圍具有新穎性。

　　⑥要求保護的數值範圍相對於已知數值範圍為窄的情況下，具有新穎性。

　　⑦要求保護的數值範圍是為了達到與現有技術不同的特殊目的或者特殊效果而從已知數值範圍中選擇出的，則該選擇出的數值範圍具有新穎性。

　　⑧在現有技術中公開一個數值範圍，該數值範圍的公開是為了告誡所屬技術領域的技術人員不應當選用的數值範圍，那麼剋服這種偏見所要求保護該數值範圍的發明或者實用新型專利申請則具備新穎性。

　　以上8條規定看似比較繁瑣，但仔細研究，還是可以找出一個基本的判斷原則，對選擇發明來說，如果相對於對比文件的數值範圍，選擇發明公開的方案是一個具體的數值或者是一個較窄的數值範圍，並且落在對比文件的數值範圍內，但是對比文件並沒有明確公開該選擇發明的數值或數值範圍，也就是說對比文件所公開的數值範圍兩個端點，以及實施例中的具體數值都沒有落在選擇發明的數值範圍內，或與選擇發明的數值不相同，此時選擇發明具有新穎性。

　　2、選擇發明的創造性

　　根據選擇發明自身的特點以及審查指南的有關規定，我們在判斷其是否具有創造性時，主要應考慮以下兩點：

　　(1)與已有技術相比，所選擇的方案有無預料不到的性質、作用及效果，即是否能取得本領域普通技術人員預料不到的技術效果。

　　(2)在已有技術基礎上進行選擇發明的難度。例如已知範圍的大小(即是否很大，但沒有足夠的實施例)，本領域的普通技術人員是否對所選擇的方案存在偏見，提出選擇發明之前，是否需要做大量實驗驗證等。

　　3、選擇發明的實用性

　　中國專利法第22條第4款規定，實用性是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。

　　與新穎性和創造性相比，實用性的判斷比較簡單。一股說來，只要發明的技術方案能夠實施，即可滿足要求。換句話說，一般只要技術方案不違背能量守恆定律、熱力學定律等自然規律即可。例如有很多人曾提出了各種各樣設計精巧的永動機，但由於其違背了能量守恆定律，不可能實際使用，所以不具備實用性。對選擇發明來說，其實用性的判斷更簡單，因為選擇發明都是在已有技術的基礎上進行的再創造，只要已有技術具備實用性，那麼選擇發明也具有實用性。

• 洪恩山,李微等.試析選擇發明[M].發明與創新：綜合（A）.2003,2