禁止反悔原则
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禁止反悔原则是指权利人将专利申请人/专利权人在专利授权或确权程序中,通过修改权利要求书、说明书或者意见陈述而放弃的技术方案,在侵犯专利权纠纷案件中反悔,重新纳入专利权的保护范围的,管理专利工作的部门不应予以支持。
我国专利法对禁止反悔原则没有专门规定,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条对禁止反悔原则作出了规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
由上述规定可知,是指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。
在司法实践中,适用禁止反悔原则一般具备条件:
(l)、专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利文档中。
(2)、限制承诺或者放弃保护的技术内容,必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。如果限制承诺或者放弃保护的技术内容仅仅是为了克服权利要求不清楚、不简明等缺陷,与专利的有效性并无关系,则该限制承诺或者放弃保护的技术内容不具有禁止反悔的效力。
(3)、禁止反悔原则的适用一般以侵权人提出请求为前提,并由侵权人提供权利人反悔的证据,法院并不主动引入证据并适用禁止反悔原则,但是法院也可以应当事人的请求向行政机关调查核实有关证据。
(4) 禁止反悔原则仅适用等同侵权判定。当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。在相同侵权的情况下,没有适用禁止反悔的可能。
当专利申请人/专利权人为了满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件而对申请文件或专利文件进行修改或者意见陈述时,如果该修改或意见陈述限制了权利要求的保护范围,并且修改或意见陈述的目的是为了获得授权或维持专利权继续有效,将可能导致禁止反悔原则的适用。
1.修改或意见陈述必须明确且有证据能够证明
在适用禁止反悔原则时,专利申请人/专利权人对有关技术特征所作的修改以及限制承诺或放弃必须是明示的,而且已经被记录在专利审查文档中。
2.管理专利工作的部门可主动适用禁止反悔原则
禁止反悔原则是对等同原则的限制,目的是为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡,管理专利工作的部门在认定是否构成等同侵权时,即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则,也可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对权利人主张的专利权范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。
3.修改和意见陈述都可以适用禁止反悔原则
我国专利授权的实质性条件主要包括:
①要求保护的发明创造应当具备新颖性、创造性和实用性;
②要求保护的发明应当属于能够授予专利权的主题范围;
③专利说明书应当对要求保护的发明创造作出清楚、完整的说明,使本领域技术人员能够实施该发明创造;
④权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简明地限定权利要求保护的发明创造。在专利授权、确权程序中,专利申请人或/专利权人为了满足专利授权的条件而进行的修改或意见陈述均可能导致禁止反悔原则的适用。
(1)修改导致的禁止反悔原则的适用
适用禁止反悔原则最常见的情形是专利申请人/专利权人在专利授权或确权程序中对权利要求进行的修改。对于因修改而导致权利要求保护范围缩小的情形,不论修改的具体原因和动机如何,均可能导致禁止反悔原则的适用。例如,无论修改是为了克服新颖性、创造性的缺陷,还是为了克服权利要求得不到说明书支持、权利要求不清楚等的缺陷;无论修改是专利申请人自行提交的主动修改,还是为了克服审查员指出的缺陷而作出的被动修改,只要对权利要求的范围作出限缩,并且被审查员所接纳,均可以适用禁止反悔原则。
(2)意见陈述导致的禁止反悔原则的适用
在专利授权程序中,针对审查员提出的反对意见,专利申请人经常通过陈述意见进行争辩。专利申请人提交争辩意见有时伴随着对申请文件的修改,有时仅仅是提出争辩意见而不修改申请文件。在专利确权程序中,为了维持专利权有效,针对无效宣告请求人的无效理由,专利权人往往也需要对权利要求书中的技术术语、技术特征或技术方案进行解释。如果在专利授权、确权程序中关于权利要求的解释对其保护范围产生了限缩性影响,则可能导致禁止反悔原则的适用。